Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

È ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, è possibile che un’opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima. Parimenti è possibile che un’opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perché la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto [Fattispecie relativa ad un asserito plagio di opere fumettistiche].

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come originariamente rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso. Infatti, “accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. depositata da parte attrice, il Giudice sostituisce all’originario testo del brevetto le rivendicazioni riformulate” (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 05/10/2018, n. 9889), con conseguente rinuncia alla formulazione originaria del brevetto. Consegue a quanto precede la seconda conseguenza giuridica, ovvero la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande tutte formulate in relazione al testo originario del brevetto

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Pertanto, nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” esplicitamente evidente nella domanda come depositata e non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo e tantomeno materia non evidente dalla domanda di brevetto originaria.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula i presupposti e gli scopi dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c. e dell’azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 c.c.

È onere probatorio incombente sulla curatela (attrice ex art. 146 l. fall) quello di dimostrare: (i) il mancato o negligente adempimento agli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; (ii) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente dell’organo gestorio. La contumacia dell’amministratore convenuto è qualificabile come rinuncia alla prova della sussistenza di fatti impeditivi ed ostativi all’assolvimento del proprio onere probatorio.

Ai fini dell’imputabilità all’amministratore dei danni patiti dalla fallita, tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale è compreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali, evitando così l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora. Nel caso di omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi da parte dell’amministratore della fallita, il danno è pari all’aggravamento del passivo provocato – da detta omissione – a causa dei maturati oneri per interessi e sanzioni, giacché non è sulla debenza o meno dell’imposta che incide il comportamento dell’amministratore stesso.

In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo con stringenti prove di segno contrario a carico del contraffattore, al fine di dimostrare la buona fede. La presunzione di colpa non può essere superata con la sola prova della circostanza di avere interrotto immediatamente le vendite delle res litigiose a seguito della diffida delle attrici.

Con riguardo alla posta riparatoria della retroversione degli utili la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all’alveo dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all’art. 45 Trips e all’art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement.

Con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In merito al profilo territoriale, non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro, essendo sufficiente che essa esista in una parte sostanziale di esso.

L’uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell’ambito della parodia da intendersi come genere artistico, che dà origine a opere del tutto autonome da quelle parodiate.

L’uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere percepiti come caricature di marchi altrui, non integra la scriminante dell’uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio, poiché nessuna opera autonoma viene creata, ma si costituisce, piuttosto, una contraffazione del marchio. Viene infatti instaurato un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l’autore della parodia, in nient’altro che un mero sfruttamento della notorietà di quel marchio, con conseguente detrimento del suo carattere distintivo o della sua notorietà. La disciplina in materia offre tutela non soltanto alla funzione distintiva del marchio ma anche alla funzione attrattiva e pubblicitaria dello stesso, che opera a prescindere dalla sussistenza del rischio che il consumatore sia in concreto tratto in inganno.

Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della ” compensatio lucri cum damno” postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell’altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.

Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.