Nell’ambito della valutazione del requisito della adeguata descrizione dell’invenzione, richiesta dall’art. 76, comma 1°, lett. b), c.p.i., a pena di nullità del brevetto, il requisito della sufficiente descrizione va valutato con riferimento all’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Il problema della sufficienza o meno della descrizione del brevetto si pone nel senso che deve ritenersi sufficiente quella descrizione che sia tale da consentire l’attuazione del trovato senza chiedere, da parte dell’utilizzatore, alcuna opera integrativa di sperimentazione; si verifica pertanto nullità per difetto di descrizione quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media di attuare l’invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Il requisito della sufficiente descrizione richiede che il tecnico del ramo sia in grado di attuare l’invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche, ben potendo anche utilizzare la sua competenza professionale per integrare le indicazioni fornite dal brevetto, a condizione che tali elementi di integrazione possano essere agevolmente ricavabili in base ad una comune esperienza tecnica.
La descrizione deve evidenziare lo scopo dell’invenzione o il problema tecnico che l’invenzione si prefigge di risolvere, definisce il contenuto dell’invenzione dal quale trarre tutte le indicazioni per attuare l’invenzione stessa.
Secondo le linee guida dell’UIBM “Un’invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell’invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo”.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve “esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.

Ai sensi dell’art. 46 c.p.i. l’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell’invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Escludono la novità le anteriorità e le pre-divulgazioni, elementi da valutare al momento del deposito della domanda di brevetto (principio del c.d. twhole day). Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l’invenzione ed una delle anteriorità: per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. “Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. L’originalità, da valutare anch’essa al momento del deposito della domanda, riflette il principio fondamentale per il quale il monopolio brevettuale si giustifica alla luce del contributo al progresso tecnico fornito dall’inventore e divulgato tramite la brevettazione:
L’originalità si specifica con riferimento ad un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza 0 di comodità d’impiego.
Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa .

Ai sensi dell’art. 79 c.p.i. il titolare di un brevetto ha il diritto di limitare le rivendicazioni, anche modificando la documentazione o la descrizione, purchè le richieste ausiliarie avanzate rientrino nell’ambito di protezione conferita dal brevetto. Secondo la ricostruzione dell’istituto più accreditata in dottrina, la limitazione di un brevetto (già concesso) è nella sostanza una rinuncia parziale al diritto di brevetto (ius poenitendi) e costituisce diritto potestativo del titolare del brevetto.
Ai sensi dell’art. 79, 3° comma, CPI “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”.
Sulle concrete modalità di esercizio di tale diritto nel corso del giudizio di nullità, recentemente la giurisprudenza di merito ha specificato che la facoltà di riformulazione “non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A -, 17/1/2017, n. 490). Si è anche precisato che la facoltà di riformulazione, che va quindi esercitata secondo buona fede, deve tradursi in una riformulazione delle rivendicazioni precisa in ogni suo punto, non potendosi risolvere in una proposta di alternative diverse volte a rimettere al giudice o al CTU la scelta della formulazione corretta.
Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell’esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, “se dal terzo può pretendersi una diligente lettura tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni … Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pleno iure ab origine. Con la conseguenza che la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A, 24/1/2017, n. 887).
Va poi osservato che la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa quale precisa scelta del titolare del brevetto, espressione del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale che comporta la rinuncia ad altre domande, siano esse svolte in via principale o subordinata, circa la validità del medesimo brevetto: in altri termini, come acutamente e recentemente osservato “tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non può prescindere dall’ ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle ambiguità di suddette “limitazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A -, 24/1/2017, n. 887).

Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. Il grado di apprezzamento dell’estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea [ LEGGI TUTTO ]

Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora [ LEGGI TUTTO ]

Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La licenza concessa dal legittimo titolare del [ LEGGI TUTTO ]

L’inserimento della dicitura “gruppo” in una denominazione sociale simile ad un marchio registrato è idoneo ad [ LEGGI TUTTO ]

Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto [ LEGGI TUTTO ]

Costituisce fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., sebbene non espressamente prevista dalla norma, per costante applicazione giurisprudenziale, la [ LEGGI TUTTO ]

In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c… La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.

Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).

La mancata configurabilità della privativa di diritto d’autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..

Nell’ambito di un contratto di coesistenza di marchi, il fatto che il compromesso negoziale sia fondato su particolari particolarmente piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da [ LEGGI TUTTO ]

In caso di un marchio anteriore “rinomato” ad invalidare un segno posteriore basta la “somiglianza” tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che [ LEGGI TUTTO ]