Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell’investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell’accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.

La Corte di Giustizia ha affermato che la registrazione di un marchio può dirsi in malafede quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente mira ad impedire la attività di impresa dei concorrenti, piuttosto che a proteggere la propria attività, ovvero intende trarre vantaggi ingiustificati, appropriandosi di segni attrattivi già presenti sul mercato. La conoscenza da parte del richiedente della esistenza di segni altrui nel mercato non è sufficiente, di per sé, ad integrare la prova della malafede, essendo necessario invece dimostrare che l’intenzione del richiedente la registrazione è specificamente fraudolenta, perché volta, ad esempio, ad impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto con quel segno. Ovviamente della intenzione fraudolenta, elemento immateriale, intimo e soggettivo, non può fornirsi prova diretta, e la sua dimostrazione deve necessariamente trarsi da circostanze oggettive e note, che tramite un ragionamento presuntivo consentito dagli artt.2727 ss c.c. conducano a ricostruire le intenzioni di chi agisce. La Corte di Giustizia ha indicato, come esempi in cui le circostanze oggettive sono indizianti della malafede, il caso di chi registri un marchio, senza poi utilizzarlo, (il che evidenzia la intenzione impeditiva) ovvero ancora il caso di chi registri un marchio particolarmente noto ed attrattivo, (il che evidenzia la intenzione di appropriazione).