A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.

Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.

I diritti di sincronizzazione non rientrano tra quelli amministrati ex lege dalla SIAE in via esclusiva, e non trovano dunque nel bollettino SIAE né il titolo attributivo né la conseguente regolamentazione quantitativa. La disciplina dell’art. 180 L.A., che individua i diritti amministrati in via esclusiva da SIAE, non comprende i diritti di sincronizzazione. Il dato letterale della norma evidenzia senza dubbio che l’attività di intermediazione dei diritti, esercitata per le finalità di cui al comma 2 è da riferirsi, quanto alle opere musicali, ai diritti di esecuzione pubblica delle opere e ai diritti di riproduzione fonomeccanica, secondo quanto statuito al comma 1. L’esclusiva che la legge riserva alla SIAE è limitata a tale ambito tassativamente delimitato, non suscettibile di estensione in via di interpretazione analogica.

Ne consegue che la pretesa sui diritti di sincronizzazione non può essere dedotta sulla base del bollettino SIAE; esso è assimilabile ad una scrittura privata mediante la quale le parti che lo sottoscrivono regolano i rispettivi diritti di sfruttamento economico quanto ai diritti amministrati in esclusiva da SIAE, ma il suo oggetto non si estende oltre tali limiti ed il fatto costitutivo della pretesa deve essere reperito altrove. [Nella specie è stata rigettata per carenza di prova la domanda attorea relativa a pretesi diritti di sincronizzazione, derivanti dall’abbinamento di un’opera musicale ad altre creazioni pubblicitarie, basata esclusivamente sulle quote editoriali risultanti dal bollettino SIAE]

Non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occorre rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di un bene economico dall’altro. In tale prospettiva può darsi rilievo – al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design – al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale (l’applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale a riconoscere nel modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell’art. 2 l.d.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all’epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del design).

La sostanziale identità delle forme non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una colorazione particolare o marchi differenti.

In tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria

La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (nel caso di specie, ha ritenuto il Collegio che l’uso del glitter sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma).

La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l’impegno di astensione assunto in occasione di previo accordo transattivo consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ai modelli da ultimo contestati di un codice identificativo diverso da quelli indicati nell’accordo stesso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all’ambito contrattuale di riferimento.

L’obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante all’opera dell’ingegno assunto dalle parti contrattualmente è del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti.

Per dichiarare anche la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale occorre che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte di plagio/contraffazione che ne consentono un’autonoma individuazione. Diversamente essa deve ritenersi assorbita.

Ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto deve risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell’illecito (nel caso di specie – e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro – sono state ritenute responsabili in concorso tra loro la società gerente il sito e-commerce e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti in contraffazione; la società produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio su di essi apposti; la società licenziante dei marchi stessi e corresponsabile dell’ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati; la società venditrice dei prodotti)

L’esaurimento del diritto di distribuzione non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell’opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto.

Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell’opera oggetto di plagio/contraffazione, l’esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all’autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa.

Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d’autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell’art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell’art. 158 l.d.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall’attività vietata, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.

Per la natura contrattuale dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l’istituto dell’arbitrato irrituale all’interno del codice di rito all’art. 808 ter c.p.c., l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l’improponibilità della medesima.

Il risarcimento in favore del danneggiato deve essere determinato includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) e il mancato guadagno deve essere valutato “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, anche tenendo conto degli utili realizzati dall’autore dell’illecito.

La valutazione dell’entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell’attività progettata; nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall’attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l’esecuzione del progetto ipotizzato.

E’ congruo, per la valutazione del mancato guadagno, l’utilizzo di un “income approach”, attraverso il metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua. Il metodo reddituale delle c.d. “royalties presunte”, che il titolare di un’app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del “prezzo di  consenso”) è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa  immateriale è, pertanto, stimabile come somma delle royalties presunte (che l’impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate in un orizzonte  temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un terminal value.

Per la determinazione della royalty equitativa è congrua una percentuale del 5% dei ricavi, tenuto conto che anche la Circ. Min. del 22.9.1980, n. 32 (“Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero”), in attuazione dei principi generali, da ultimo rivisti dall’OCSE nel luglio 2010, indica, come canoni congrui, percentuali fino  al 5% del fatturato.

È ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, è possibile che un’opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima. Parimenti è possibile che un’opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perché la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto [Fattispecie relativa ad un asserito plagio di opere fumettistiche].

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

Ai fini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la differenza tra domande nuove e domande modificate risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Il diritto d’autore può tutelare, oltre che la forma c.d. esterna anche, ove sempre espressione creativa dell’autore, la forma c.d. interna, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini espresse in un’opera.

Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione.

Quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a. Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili.

La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale.

Sussiste una legittimazione ad agire del coautore comunista fondata sulla legittimazione sostitutiva per cui il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra comproprietari.

Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un’opera dell’ingegno – anche se frutto di un pensiero originale – non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma “solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo” (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.

La confondibilità tra due titoli di periodici – spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale – va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.

Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).

Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare – quali marchi – i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).

Va ricordato che – poiché l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria – il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore – oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice – appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina). 

L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio).