Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla legge sul diritto di autore. Attesa la funzione probatoria, il fumus richiesto per la concessione della descrizione è dunque sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione o nella non pretestuosità della domanda, ma la concessione o comunque la conferma della misura non possono prescindere dalla verosimiglianza della titolarità, in capo a chi agisce, di un diritto industriale [nel caso di specie trattavasi di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI e/o di una banca dati ex art. 2, n. 9, e 102 bis LdA].

Le misure di protezione ex art. 98, lett. c) cpi hanno il duplice scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.

Il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.
Non va considerata, al fine di valutare l’originalità della banca dati , la rilevanza del dato in quanto tale e nemmeno il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore (fattori rilevanti, invece, per la tutela della banca dati sui generis ex ar.t 102 LdA). Da ciò consegue che, qualora l’organizzazione dei dati si ispiri ed assolva a informative o gestionali, senza un apprezzabile gradiente di apporto intellettuale creativo, il carattere dell’originalità non sussiste.

Qualora si tratti di una banca dati di tipo dinamico, è nell’in sé della banca dati stessa che i contenuti si evolvano in continuazione, dal che non è possibile sostenere che le continue modifiche del contenuto dei dati attribuiscano all’investimento una portata qualificante e sostanziale, tale da far decorrere continuamente un nuovo termine quindicennale: seguendo tale impostazione, una tale tipologia di banca dati godrebbe di una tutela sui generis illimitata, e ciò si porrebbe in contrasto con la norma che, al contrario, precede che detta tutela sia accordata per un tempo determinato. Al fine di far decorrere un nuovo termine quindicennale, è dunque necessario un investimento di rilevante e sostanziale innovazione della banca dati, distinto dal mero aggiornamento dei dati contenuti nei listini prezzi.

Il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco è stato introdotto in Italia dalla Legge 10 aprile 1962 n. 165, che all’art. 1 dispone: “La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata”. Tale norma è tutt’ora in vigore, atteso che la normativa successiva ha modificato soltanto le sanzioni e non il divieto. La Direttiva n. 2014/40/UE e il D. Lgs. n. 6/2016 disciplinano non solo la lavorazione, la presentazione e la vendita dei tradizionali prodotti del tabacco, ma anche quella dei “prodotti correlati”, tra cui le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Il legislatore comunitario ha altresì evidenziato che “le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in tale ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare. Per questo motivo è opportuno adottare un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica”.

Il legislatore italiano ha inteso vietare che anche solo la presentazione del prodotto induca i consumatori a ritenere meno dannosi per la salute i prodotti del tabacco, ivi comprese le sigarette elettroniche e i contenitori di liquidi di ricarica.

Risulta ingannevole nel suo complesso lo stile di comunicazione che, da un lato, imponga all’utente che per accedere deve dichiarare di essere maggiorenne (circostanza che di per sé mette sull’avviso quanto alla presenza di prodotti nocivi alla salute), dall’altro, nel medesimo sito consenta di trovare anche sigarette elettroniche e liquidi da inalazione “non contenenti nicotina”, presentati in modo del tutto indiscriminato insieme agli altri, sicché è indubbio che il consumatore che abbia intenzione di acquistare solo i primi (prodotti non contenenti nicotina) deve necessariamente navigare e scorrere fra la presentazione anche dei secondi, con evidente effetto di influenza e condizionamento, potendo passare con un solo clik dagli uni agli altri.

In tema di pratiche commerciali scorrette sussiste il sistema del doppio binario di tutela, una amministrativa e l’altra di ordine giudiziario. La natura amministrativa dell’AGCM e dei provvedimenti che possono essere da questa adottati e il sistema del doppio binario escludono la possibilità di invocare il principio del “ne bis in idem”.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 840 sexiesdecies, comma 1, e 840 bis, c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 del D. M. 17 febbraio 2022 n. 27 per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 comma 1, Cost. e 6 CEDU.

Sono legittimate a proporre l’azione inibitoria collettiva le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendono la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al citato art. 840-sexiesdecies, co. 1, primo periodo, c.p.c..

I requisiti di legittimazione delle associazioni che propongono l’azione di classe devono ritenersi sussistere, ove già accertati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di conferma dell’iscrizione presso l’elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Consumo, nonché ulteriormente verificati dal Ministero della Giustizia in sede di iscrizione delle associazioni nell’elenco di cui all’art. 840 bis c.p.c., essendo tali associazioni legittimate a proporre l’azione fino alla data di aggiornamento dell’elenco ex art. 8, comma 1, del Decreto 17 febbraio 2022 n. 27.

In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell’art. 295 c.p.c. manchi il riferimento ad una pregiudiziale controversia amministrativa, non può escludersi in via di principio la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualcosa imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia e, se, in particolare, tra i due giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il principio del contraddittorio.

Integra una pratica commerciale scorretta vietata dall’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo, la diffusione di un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità di un prodotto e di una iniziativa commerciale intrapresa dalla società produttrice dello stesso, ove quest’ultima risulti consapevole di aver già svolto l’attività reclamata, in quanto pratica contraria alla diligenza professionale. La medesima pratica è altresì idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio ove i messaggi diffusi al pubblico risultino idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa commerciale intrapresa dalla società, lasciando intendere che il consumatore avrebbe potuto contribuirvi.

La possibilità di utilizzare la nuova “azione inibitoria collettiva” prevista dall’art. 840 sexiesdecies c.p.c. per conseguire “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” ossia per ottenere la tutela ripristinatoria trova il proprio confine invalicabile nell’assegnazione dei risarcimenti e delle restituzioni alla sola “azione di classe” come chiaramente dimostrato dalla specifica previsione dell’art. 840 bis, c.p.c. che, a differenza dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c., prevede espressamente anche la “condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. Le “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” mirano a ristabilire lo stato di fatto preesistente e non un devono essere un mezzo per conseguire un risultato proiettato in avanti [nel caso di specie: la soddisfazione dell’intento che ha indotto i consumatori all’acquisto del prodotto].

La titolarità di un marchio può essere validamente assunta anche da soggetti che non sono titolari di impresa e che non si propongano un’utilizzazione diretta del segno, ma che intendano appropriarsi della prerogativa di disporne, cedendolo o consentendone l’uso ad imprenditori interessati ad approfittare del valore suggestivo e pubblicitario da esso acquisito.

L’art. 22 c.p.i. prevede il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come denominazione o ragione sociale “un segno uguale o simile all’altrui marchio, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Tale principio, pertanto, non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione dei marchi della società attrice in considerazione del fatto che la convenuta ha ripreso esattamente il cuore dei marchi attorei “forti”, senza utilizzare alcun elemento idoneo a differenziare il proprio segno dalle privative dell’attrice].

L’uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando l’unica caratteristica nuova è il diverso uso della sostanza nota stessa, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto in esame e non prima riconosciuto. In tal caso la rivendicazione è da considerarsi nuova anche se l’effetto tecnico avrebbe potuto intrinsecamente essere ottenuto quando si fossero seguiti gli insegnamenti già noti.

Le differenze tra due marchi, anche se rilevabili a un esame attento, non superano un’evidente confondibilità quando si tratta di prodotti e servizi identici contrassegnati da un grado di somiglianza elevatissimo tra i marchi. Il fatto, poi, che venga utilizzato come unico carattere specializzante la dicitura “Liguria” non differenzia certo il marchio, ma anzi dà l’impressione che il punto vendita ligure sia in qualche modo emanazione del centro della ricorrente, che ha invece sede a Cesena. I consumatori sono indotti a ritenere che i prodotti contrassegnati con i segni contestati provengano da un’impresa collegata a quella della ricorrente da rapporti di gruppo ovvero contrattuali, come se si trattasse di un nuovo centro affiliato al primo.

La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività.

L’apposizione di una macchia di colore su una fotografia di una nota attrice integra un sufficiente atto creativo, idoneo a essere tutelato ai sensi della normativa in materia.

La violazione del diritto d’autore costituisce “un danno ingiusto” ex art. 2043 cc, per il cui risarcimento occorre la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma, tra cui vi è il compimento di un “fatto doloso o colposo”.