Nel giudizio di interferenza, la valutazione dell’ampiezza del margine di libertà – che attiene in sé alla valutazione del carattere di individualità richiesto per la validità della registrazione – induce a tener conto dell’esistenza di vincoli di progettazione specifici che attengano alla particolare tipologia di prodotto e si connettono all’esistenza di caratteristiche imposte dalla peculiare funzione tecnica del prodotto, eventualmente derivanti anche da prescrizioni legislative.

Il danno da lucro cessante va calcolato tenendo conto dell’utile marginale
Il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all’art. 125 c.p.i., alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando l’effettivo margine di profitto conseguito, previa, quindi, deduzione dei costi sostenuti dal ricavo totale.
Il danno da lucro cessante, invero, corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare della privativa, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive.

L’illecito consistente nel cd. “contributory infringement” o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell’art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l’elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza – da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l’obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto – non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza.

Nel caso di un brevetto di secondo uso medico l’interferenza non può dirsi accertata ove il farmaco generico, nella propria autorizzazione al commercio, contenga già una chiara limitazione ad usi liberi da vincoli brevettuali. Perché sussista interferenza da parte di un altro prodotto proveniente da un altro operatore di mercato, è necessario che quest’ultimo non solo sia idoneo in astratto all’impiego rivendicato ma occorre che nel foglietto illustrativo sia indicato l’uso rivendicato nel brevetto.

Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l’attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio “ne bis in idem” non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall’attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall’attrice.

Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.

L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.

L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).

L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell’attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi della condotta richiesti invece per la domanda di risarcimento del danno. La relativa domanda deve essere espressamente richiesta entro i termini processuali fissati a pena di decadenza – e cioè nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. – non potendosi ritenere implicitamente domandata nell’ambito delle pretese risarcitorie, disomogenee alla retroversione degli utili quanto agli elementi costitutivi.

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Nella fase di dismissione del patrimonio aziendale attuato attraverso la procedura concorsuale non si verifica la decadenza del marchio, giacché la cessazione dell’impresa coincide solo con l’esaurimento della fase di liquidazione. Permane, quindi, [ LEGGI TUTTO ]

E’ valida la notificazione dell’atto introduttivo presso il domicilio eletto dal titolare del marchio litigioso in sede di registrazione, in quanto l’art. 120, comma 3, c.p.i. prevede che tale elezione [ LEGGI TUTTO ]