In tema di istanza di limitazione, la disposizione prevista dall’art. 79, III comma, c.p.i., secondo cui “in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso“, deve formare oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma 1, Cost..

In tal senso la formulazione della limitazione non può ritenersi compatibile con tali principi e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile, quando richieda il regresso della causa alla fase istruttoria, ormai chiusa con la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

Oltre a ciò, la possibilità di riformulare le rivendicazioni deve essere esercitata, dal titolare del brevetto, attraverso il deposito di un’istanza contenente una riformulazione precisa e priva di ambiguità, da valutarsi con il dovuto rigore formale, sia in quanto comporta una disposizione del diritto di contesa, sia a tutela dei diritti dei terzi.

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come originariamente rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso. Infatti, “accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. depositata da parte attrice, il Giudice sostituisce all’originario testo del brevetto le rivendicazioni riformulate” (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 05/10/2018, n. 9889), con conseguente rinuncia alla formulazione originaria del brevetto. Consegue a quanto precede la seconda conseguenza giuridica, ovvero la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande tutte formulate in relazione al testo originario del brevetto

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Pertanto, nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” esplicitamente evidente nella domanda come depositata e non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo e tantomeno materia non evidente dalla domanda di brevetto originaria.

La novità deve dirsi sussistente laddove l’invenzione (definita, a norma dell’art. 52 c.p.i., dalle rivendicazioni) non sia stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. Tale valutazione, ove compiuta rispetto ad una singola rivendicazione, ha esito negativo quando tutte le caratteristiche rivendicate risultano presenti in un’anteriorità.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i. i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che devono, a loro volta, essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni. Ne consegue che tali elementi (descrizione e disegni) sono confinati in un ruolo esclusivamente interpretativo e, come tali, non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono né consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato. Ne discende che in caso di divergenza tra quanto descritto e quanto rivendicato è possibile tutelare esclusivamente quegli elementi che risultino contemporaneamente compresi sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.

L’art. 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo elementi specificativi e non, invece, generalizzando la portata delle rivendicazioni originarie mediante l’elisione di elementi ivi previsti, con un doppio limite: la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni è esclusivamente il contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; e l’oggetto del brevetto che consiste nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Viola tale limite la riformulazione che si risolva nella generalizzazione di caratteristiche originariamente più specificatamente rivendicate perché tale da apportare un quid novi non ammesso. Tale principio si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l’area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della [ LEGGI TUTTO ]