L’istituto della convalidazione del marchio disciplinato dall’art. 28 c.p.i. ha natura eccezionale. Pertanto, è necessario che il suo accertamento avvenga caso per caso e in modo rigoroso.

Benché debba ritenersi non sufficiente a integrare la malafede prevista dall’art. 28 c.p.i. la semplice conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore altrui, la diffusione, la notorietà e l’affermazione presso il pubblico del segno anteriore consentono di affermare che vi sia, in capo al titolare del marchio posteriore, la volontà di confondersi o agganciarsi al segno anteriore.

Il responsabile delle attività di redazione di una testata giornalistica on-line è responsabile in solido con il titolare della stessa per gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale realizzati tramite i contenuti pubblicati, in quanto concorrente nella condotta illecita. Non rileva, ai fini dell’imputazione della responsabilità, l’assenza di malafede del redattore.

In presenza di un marchio debole, le modificazioni idonee ad escludere la confondibilità, seppur lievi, devono in ogni caso avere una valenza distintiva idonea a differenziare il marchio modificato dall’originario marchio debole [nel caso di specie non è stata considerata idonea l’aggiunta del top level domain “.it” nel marchio denominativo per differenziarlo dal marchio debole anteriore].

L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa ed, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività.

Nel valutare l’uso effettivo di un marchio, si deve escludere che possa considerarsi effettivo un uso finalizzato alla mera conservazione dei diritti sul marchio, ossia un uso meramente simbolico. Nell’ipotesi di decadenza per non uso, a prescindere dal fatto che sia stata proposta come domanda o come eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo incombe sul titolare del marchio.

Il lustro che deve essere preso in considerazione inizia a decorrere dalla data in cui il marchio di cui si chiede la decadenza è stato rinnovato e non dalla data di registrazione.

La mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 24 c.p.i. non si applicano ai marchi deboli in quanto se il marchio è debole, allora anche una piccola modifica gli fa perdere quel carattere distintivo richiesto dall’art. 24 comma 2 c.p.i. Pertanto, qualora il titolare disponga di altri marchi utilizzati nel periodo in cui non era utilizzato il marchio debole oggetto di contestazione per non uso, se questi ultimi sono diversi, anche se di poco, essi non sono idonei ad assolvere la funzione richiesta dalla citata norma.

Laddove le attività espositive e/o promozionali fieristiche lesive dei diritti sul marchio altrui e svoltesi all’estero rappresentino soltanto fasi o segmenti ulteriori di un pregresso e più ampio iter antigiuridico all’interno del quale si collocano, in stretta reciproca concatenazione, molteplici comportamenti antecedenti che già di per sé integrano gli estremi della denunciata contraffazione e che si sono tenuti sul territorio italiano, alla fattispecie in esame andrà applicata la legge italiana. [Nel caso di specie, pur avendo il titolare dei marchi azionati in giudizio appreso dell’illecita condotta della convenuta soltanto in occasione di una fiera di settore tenutasi in Germania, l’asserito contraffattore apponeva i marchi interferenti sui prodotti  e realizzava i relativi cataloghi pubblicitari in Italia].

La contraffazione di un marchio c.d. forte sussiste a fronte della ripresa del suo “cuore” da parte del segno successivo e del suo uso per beni tecnicamente e funzionalmente identici o comunque fortemente affini. Gli eventuali elementi di differenziazione aggiunti al segno posteriore e aventi natura meramente descrittiva del settore merceologico cui sono destinati i prodotti non risultano sufficientemente idonei a distinguere i due marchi a confronto, amplificando al contrario il rischio di confusione in capo al pubblico di riferimento. [Nel caso di specie, l’attrice era titolare del marchio “prb” per macchine da imballaggio nel settore farmaceutico e cosmetico. Tale marchio era stato azionato nei confronti dell’uso, per prodotti identici, del marchio “PierreBi” a cui la convenuta accostava anche il disegno di un imballaggio e la locuzione “CosmoPharma Division”].

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale ex art. 18 c.p.c. (c.d. forum rei) occorre prendere in considerazione il comune di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando – anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – il fatto che, al momento del compimento delle condotte illecite, il convenuto fosse residente presso un differente comune.

Laddove l’attore agisca di fronte al giudice civile per domandare il risarcimento di tutti i danni cagionati dalle condotte del convenuto e, successivamente, mediante l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale iniziato nei confronti dello stesso convenuto sulla base delle medesime condotte, domandi il solo risarcimento del danno non patrimoniale, trova ugualmente applicazione l’art. 75, co. 1, c.p.p. secondo il quale tale scelta della parte attrice comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile e il trasferimento della relativa azione di fronte al giudice penale. Infatti, non è consentito alla parte del processo civile trasferire nel processo penale solo una parte dell’originario petitum. In caso contrario, l’accertamento giudiziale di una situazione giuridica controversa sarebbe frammentato in due diverse sedi giurisdizionali. Tuttavia, resta possibile per l’attore differenziare ab origine le proprie azioni ed agire per talune domande in sede civile e per altre in sede penale, a condizione che prima dell’avvio dell’azione civile l’attore limiti le proprie pretese ad alcuni profili risarcitori e si riservi espressamente di agire in altra sede per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate [Nel caso di specie, la persona fisica aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio causato al suo nome, al suo onore, alla sua reputazione e alla sua immagine in ragione di una serie di condotte “persecutorie” poste in essere dal convenuto. Del pari, la società aveva agito per ottenere il risarcimento del danno all’immagine cagionatole da tali condotte oltre che l’accertamento e la sanzione delle condotte di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale attuate dal convenuto. Successivamente, sia la persona fisica che la società si erano costituite quali parti civili nel giudizio penale instaurato nei confronti del convenuto/imputato per condotte persecutorie (art. 612 bis c.p.) e per diffamazione (art. 595 c.p.) domandando il solo risarcimento dei danni non patrimoniali. Tuttavia, in considerazione dei principi sopra esposti, il Tribunale ha dichiarato estinte tutte le pretese svolte dalla persona fisica, nonché quelle della società correlate al risarcimento del pregiudizio all’immagine. Al contrario, il giudice civile si è pronunciato sulle condotte di contraffazione e di concorrenza sleale, in quanto non assorbite all’interno delle fattispecie oggetto dei capi d’imputazione del giudizio penale]

Il marchio rinomato, ossia quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, acquisisce un valore economico in sé che prescinde dalla funzione distintiva del segno ed è espressamente tutelato dall’art. 20, lett. c), c.p.i. Infatti, tale marchio oltre a svolgere la propria funzione distintiva può svolgere anche funzioni di garanzia e pubblicitarie, trasmettendo così al consumatore un messaggio o un’immagine che sono incorporati nel segno ed entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Tale valore aggiunto trova tutela ai sensi della disposizione sopra richiamata laddove sia oggetto di un indebito vantaggio o di un ingiusto pregiudizio, un situazione che può verificarsi laddove l’uso del segno ne svaluti l’immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico a causa di una sua riproduzione in un contesto osceno, degradante, inappropriato ovvero semplicemente incompatibile con l’immagine che il marchio ha acquisito (c.d. offuscamento o “dilution by tarnishing”). Pertanto, l’illecito ex art. 20, lett. c), c.p.i. si manifesta anche a fronte di una continuativa, immotivata e persistente attività di svilimento del carattere distintivo ed attrattivo del marchio, e ciò anche laddove tale uso consenta all’autore della violazione di trarre altresì per la propria attività un indebito vantaggio. [Nel caso di specie, il convenuto aveva reiteratamente pubblicato dei “post” e delle comunicazioni “social” nei quali esprimeva giudizi ed allusioni screditanti e denigratorie nei confronti del marchio della società attrice, promuovendo al contempo la propria attività di stilista ed esaltando la qualità la creatività e l’originalità dei propri prodotti in contrapposizione con quelli dell’attrice].

Se ai fini della contraffazione di marchio è irrilevante la qualità di imprenditore del contraffattore, presupposto indefettibile della concorrenza sleale è la sussistenza del rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Tale rapporto deve essere valutato anche in una prospettiva potenziale, prendendo in considerazione la valutazione della naturale dinamicità dell’attività che configuri quale esito fisiologico e prevedibile l’offerta di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. l’autopromozione dei propri segni distintivi e dei propri prodotti in contrapposizione sfavorevole con l’attività imprenditoriale del concorrente, specie ove tale condotta si caratterizzi inter alia con la diffusione indiscriminata ed illimitata sul web di contenuti di carattere denigratorio, gratuitamente offensivi e finanche persecutori.

Costituisce un’ipotesi rilevante sia sotto il profilo anticoncorrenziale che dal punto di vista della violazione dei diritti di marchio l’utilizzo di un hashtag tale da suscitare la curiosità degli utenti del web e che comprende una locuzione sovrapponibile al segno distintivo di titolarità dell’attrice per contraddistinguere post contenenti informazioni screditanti nei confronti di quest’ultima [Nel caso di specie il convenuto aveva utilizzato l’hashtag #quellochenonsaisuelisabettafranchi per contraddistinguere i propri post screditanti nei confronti della società attrice e della sua amministratrice, riproducendo in maniera non autorizzata la locuzione “elisabettafranchi”, sovrapponibile al segno distintivo azionato dall’attrice].

Nel giudizio afferente al pagamento delle royalties di cui a un rapporto di (sub)licenza d’uso di marchio, spetta alla convenuta provare che il rapporto fosse regolato in ragione degli obblighi imposti alla licenziante e che la licenziataria assume essere stati inadempiuti.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per contraffazione di marchio, la prova del lucro cessante non è da considerarsi imprescindibile, atteso che nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare ove avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto. Tale principio può trovare applicazione anche quando il consenso del titolare del diritto non sarebbe stato concesso.

Ai fini della quantificazione della retroversione degli utili, la royalty di base deve essere innalzata considerando la royalty che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, posto che una diversa conclusione condurrebbe all’irragionevole parificazione tra il contraffattore e il soggetto che ha ottenuto regolare licenza di utilizzo.

La condotta del contraffattore che riproduce iniziative commerciali  (co-branding con rinomati marchi della moda) nella realtà intraprese dal titolare del diritto leso integra un danno all’immagine in capo a quest’ultimo e comporta un annacquamento del marchio violato.

Per la quantificazione del danno all’immagine, possono assumere rilievo – tra gli altri – gli effettivi costi pubblicitari sostenuti dal titolare del diritto violato.

La logica restitutoria dell’istituto della retroversione degli utili, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, comporta altresì che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

La tutela prevista dall’art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.

L’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l’uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, domain name, slogan e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l’uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia “puramente locale”.

La nozione di notorietà rilevante, richiesta allo scopo di riconoscere un diritto di privativa al titolare di un marchio di fatto, implica la diffusione del segno in una dimensione geografica piuttosto estesa e può coincidere con l’intero territorio nazionale o anche solo con alcune regioni, se un dato prodotto raggiunga volumi di vendita significativi; tale nozione non coincide con quella di notorietà rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso. Al fine di qualificare tale notorietà, la pubblicizzazione online del marchio (nel caso di specie, tramite pagina web e tramite pagina Facebook) è uno degli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un’azienda, in quanto garantisce una diffusione “non locale” della propria offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione “non locale” del segno.

Secondo il principio di unitarietà dei segni distintivi, chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, e ciò corrisponde alla ratio secondo cui i vari segni distintivi assolvono alla stessa funzione e, pertanto, è necessario regolare l’eventuale conflitto fra di essi. L’articolo 22 del c.p.i. recepisce tale impostazione ma subordina la sua operatività alla condizione della possibile confusione fra i segni distintivi posti in comparazione. In tema di marchio, poiché la ditta designa il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa, senza avere diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall’imprenditore, in ciò distinguendosi dal marchio, è consentito che una impresa inserisca nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito utilizzare quella parola anche come marchio, in funzione della presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti.

L’uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico, non sporadico e per quantitativi di prodotti non irrilevanti. Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del non uso del marchio ai fini della decadenza ex artt. 24-26 c.p.i. può essere desunta da tutte le prove versate in giudizio (v. Cass. S. U. 18647/10) secondo il generale principio di acquisizione della prova, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie concorrono a formare il convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza ed anche in ragione dell’ulteriore, consolidato principio che connette l’onere della prova alla vicinanza di essa, tenuto conto che proprio la titolare dei marchi oggetto di contestazione si troverebbe nella condizione di poter dimostrare, più di ogni altro, di avere usato i marchi registrati nel corso del quinquennio utile a tale verifica.

La mancanza, nelle fatture di vendita, di qualsiasi riferimento certo a prodotti recanti il marchio o agli altri segni oggetto di marchio, o l’assenza di corrispondenza con i codici dei prodotti recanti il marchio, impedisce di ritenere provato l’uso effettivo di quest’ultimo; né pare potersi dedurre in maniera automatica o consequenziale che il fatto che detti prodotti in diverse fatture provenissero dalla società titolare, per ciò solo, avrebbero recato i marchi in questione, soprattutto se le fatture emesse comprendevano prodotti di abbigliamento recanti marchi diversi e ivi specificamente indicati, con ciò dovendosi ritenere che l’attività di tale società fosse dedita alla commercializzazione di prodotti di varia natura e provenienza.

Anche il mero fatto della presenza di un marchio su un sito web è, di per sé, insufficiente a provarne l’uso effettivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, posto che la mera allegazione delle pagine in questione nulla dice in merito all’intensità dell’uso o ad altre circostante a tal fine astrattamente rilevanti, come ad esempio il numero delle visualizzazioni di esse, gli ordini dei prodotti trasmessi mediante tale modalità di acquisto nel territorio di riferimento, le registrazioni al sito che i frequentatori spesso sono invitati a sottoscrivere anche a fini promozionali, il traffico di informazioni e di contatti intercorso con particolari categorie di utenti del sito (distributori, rivenditori ecc., in relazione alla presenza di un’”area riservata” rilevabile dalle raffigurazioni depositate).

Anche la presenza dei prodotti recanti il marchio su siti di e-commerce di rilievo internazionale non sarebbe comunque idonea a dare conto dell’uso diretto ed effettivo dei marchi in questione da parte della titolare o di suoi aventi causa. In effetti tali promozioni ed offerte di vendita non provengono dalla società convenuta e di fatto non è dato sapere le effettive disponibilità di tali prodotti, tenuto conto che il quadro complessivo di sostanziale assenza di prove circa l’immissione in commercio sul territorio nazionale di prodotti recanti tali marchi può verosimilmente ricondurre tali offerte o alla residua circolazione di prodotti già da tempo commercializzati dalla convenuta o a prodotti immessi in commercio al di fuori del territorio nazionale e comunitario.

Deve negarsi che la mera titolarità della ragione sociale contenente il segno registrato come marchio possa di per se stessa dare luogo ad un uso effettivo di tale marchio nel contraddistinguere prodotti, nell’accezione di tale presupposto fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria. L’uso delimitato alla ragione sociale di un soggetto che non risulta aver utilizzato sui propri prodotti o servizi il segno registrato non può impedire il maturare della decadenza dei marchi per non uso, in ragione delle esigenze che essi continuino a garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali sono stati registrati, con esclusione degli usi simbolici tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio e che sarebbero integrati dalla mera conservazione di una ragione sociale cui non corrisponda l’attività necessaria per il mantenimento delle registrazioni in un ambito produttivo e commerciale di effettivo rilievo.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile allo stesso marchio, per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui tale marchio è stato registrato. In base all’art. 20 c.p.i., la contraffazione ha luogo nel caso di utilizzo indebito di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, qualora a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il rischio di confusione si concretizza quando il consumatore, dotato di media avvedutezza, collega ad un marchio, un segno imitante, senza distinguere i due prodotti, caratterizzati da elementi essenziali comuni, mentre il rischio di associazione si concretizza quando, pur senza incorrere in confusione, il detto consumatore associa mentalmente il segno contraffatto a quello oggetto di marchio d’impresa, sulla base dell’elemento o degli elementi di quest’ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo.