Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero territorio nazionale; tale onere probatorio può essere assolto anche in via indiretta e presuntiva purché con circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso e dev’essere inteso nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione. Ne discende che la mancata prova dell’utilizzazione (o la prova di un uso limitato) da parte del titolare della privativa non è, ex se, una prova negativa indiretta del non uso, tanto più che nell’uso effettivo del marchio viene ricompreso anche quello svolto in funzione pubblicitaria di veicolazione del segno. La dottrina e la giurisprudenza hanno provveduto ad individuare elementi e parametri da cui è possibile far derivare le presunzioni di non uso del marchio, quali l’assenza dei prodotti marchiati dai listini pubblicati dalle associazioni di categoria, l’assenza dei prodotti marchiati dai cataloghi dell’impresa titolare della
privativa, e simili.

L’uso del marchio idoneo a conservare l’esclusiva del titolare sul segno, deve essere connotato da un sufficiente grado di intensità e di stabilità. L’ utilizzo del segno che sia effettuato esclusivamente al fine di evitare la decadenza del segno sul mercato (cioè un utilizzo del segno c.d. simulato) oppure un utilizzo meramente sporadico (cioè un utilizzo del segno c.d. occasionale) non sono idonei ad evitare la decadenza. Inoltre, è necessario verificare se l’uso del segno abbia una giustificazione economica, ossia se la condotta del titolare del segno, avente ad oggetto l’utilizzazione del marchio, sia funzionale all’esercizio dell’attività d’impresa, concretandosi in una effettiva presenza sul mercato dei beni e dei servizi contraddistinti dal marchio del titolare. Ai fini della prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio da parte del titolare, l’art. 121 CPI, nel testo anteriore alla recente riforma, ne poneva l’onere a carico di chi eccepisce la decadenza, prevedendo espressamente che la prova potesse essere offerta con ogni mezzo, ed anche mediante presunzioni semplici. L’onere probatorio deve essere dunque inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto dal marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa. Devono ritenersi idonee a fornire la prova del non uso del segno le ricerche investigative che, realizzate da un soggetto terzo, specializzato in ricerche sull’uso di marchi e brevetti, appaiono condotte in conformità a parametri oggettivi ed espongono i risultati dell’indagine non in maniera parziale. È valorizzabile anche l’assenza di pagine web contenenti il marchio contestato o il prodotto da questo contrassegnati. In considerazione della nozione di uso effettivo del marchio, ai fini della prova deve richiedersi l’allegazione di fatti e circostanze che dimostrino uno sfruttamento del segno finalizzato ad acquisire o mantenere quote di mercato nei settori di prodotti o servizi interessati. In particolare, il giudizio sulla sussistenza di un uso effettivo deve tenere conto della natura dei beni per i quali il segno è stato registrato, delle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché dell’ampiezza e della frequenza del suo uso.

La norma sulla decadenza intende evitare che si possa riservare l’esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo indefinito, stabilendo [ LEGGI TUTTO ]