La tutela prevista dall’art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.

L’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l’uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, domain name, slogan e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l’uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia “puramente locale”.

La nozione di notorietà rilevante, richiesta allo scopo di riconoscere un diritto di privativa al titolare di un marchio di fatto, implica la diffusione del segno in una dimensione geografica piuttosto estesa e può coincidere con l’intero territorio nazionale o anche solo con alcune regioni, se un dato prodotto raggiunga volumi di vendita significativi; tale nozione non coincide con quella di notorietà rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso. Al fine di qualificare tale notorietà, la pubblicizzazione online del marchio (nel caso di specie, tramite pagina web e tramite pagina Facebook) è uno degli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un’azienda, in quanto garantisce una diffusione “non locale” della propria offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione “non locale” del segno.

Alla tutela del marchio di fatto offerto dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1, n. 1 e n. 3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l’utilizzato esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell’attività di concorrenza sleale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il cd preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del R. D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (ex multis Cass. Civ., sez. I 20 maggio 2016, n. 10519; Cass. civ. sez. I 2 novembre 2015, n, 22350)”

La registrazione del segno ha in sé la potenzialità del suo utilizzo a prescindere dalle motivazioni personali o riserve mentali di chi ha ottenuto la registrazione; pertanto la mancata utilizzazione dello stesso è del tutto irrilevante ai fini di causa (nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la difesa del convenuto che, tra le altre cose, aveva affermato di non avere intenzione di fare uso del marchio asseritamente contraffacente).

Deve ritenersi la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di Regioni.

Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. [ LEGGI TUTTO ]

La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata a seguito del persistente impiego da parte di terzi del segno e dei simboli, in preuso al titolare di fatto, per contraddistinguere i medesimi servizi, prestati nello stesso settore merceologico e in un ambito territoriale coincidente o estremamente contiguo. Tali condotte provocano infatti tra i fruitori un [ LEGGI TUTTO ]

Il precedente utilizzo di un “marchio di fatto” sul territorio nazionale, o su una parte importante di esso, conferisce al preutente un diritto esclusivo allo sfruttamento di detto marchio: tale uso è idoneo a [ LEGGI TUTTO ]

Il titolare di un marchio di fatto non può invocare l’art. 20 c.p.i., che regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12, co. 1, lett. a, c.p.i.) attiene unicamente [ LEGGI TUTTO ]

La norma sulla registrazione in mala fede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, [ LEGGI TUTTO ]

Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. [ LEGGI TUTTO ]