Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, non può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a settori merceologici identici o affini, ovvero per attività economiche o intellettuali parallele a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale. In particolare l’uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in capo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

[nel caso di specie l’utilizzo del patronimico “Sorbillo” da parte della società convenuta non ha alcuna valenza descrittiva né dell’attività né dei prodotti bensì si fonda esclusivamente sul contratto di collaborazione intercorso tra la stessa e il Sig. Sorbillo; pertanto, l’uso è prettamente a fini pubblicitari e conseguente illegittimo ai sensi dell’art. 20 e 22 cpi non essendo conforme al principio di correttezza professionale scriminante ex art. 21 cpi]

Con riferimento al contratto di licenza d’uso del marchio, l’art. 23, comma 2, c.p.i., prevede espressamente che il marchio possa essere oggetto di licenza. Tale disposizione non prescrive, tuttavia, una forma a pena di nullità per tale tipo di contratto, il quale è, quindi, un contratto a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme è può essere stipulato tanto verbalmente, quanto per facta concludentia. Si tratta, pertanto, di un contratto che ben potrebbe essere concluso per comportamenti concludenti, i quali devono essere intesi come comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta: tale contegno costituisce una manifestazione tacita del consenso da parte dell’accettante. Per “facta concludentia” deve intendersi un comportamento di per sé non dichiarativo della volontà del soggetto, ma alla luce delle circostanze d’insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro.