Tutela del marchio di fatto, tutela del preuso locale e principi generali in materia di convalidazione.

Il titolare di un marchio di fatto non può invocare l’art. 20 c.p.i., che regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12, co. 1, lett. a, c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile. Tali norme si occupano del caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri, e degli effetti che il “preuso” può comportare sul marchio registrato.

La tutela del marchio di fatto va rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., ragion per cui la possibilità di far valere i diritti acquisiti su un marchio non registrato sussiste nella misura in cui vi sia una possibilità di confusione tra il pubblico. Per valutare l’esistenza di un simile rischio, non può essere trascurato il modo in cui i segni distintivi sono usati e percepiti dal pubblico di riferimento: se i consumatori, infatti, nonostante l’identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi anche quel rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare.

Il preuso locale del segno interferisce sul requisito della novità del marchio registrato nei termini previsti dall’art. 12, lett. a, c.p.i.. In tal senso la ratio della norma è quella di permettere la registrazione di marchi quando il segno distintivo simile precedentemente da altri impiegato non fa venir meno il carattere di novità del marchio che si va a registrare.

Nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale, perché rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti di una certa località). In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell’ambito applicativo della norma ed è anzi ragionevole presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell’ambito di concreta operatività dell’impresa che lo utilizza. In tal caso ai titolari di un marchio registrato è preclusa l’azione di contraffazione contro il titolare del marchio di fatto ai sensi degli art. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a, c.p.i.

Quando i marchi registrati hanno carattere “complesso”, in quanto i segni ad essi riconducibili sono costituiti da un elemento comune al marchio precedente, cui si aggiunge, per esempio, una denominazione di fantasia, un patronimico o un’immagine, questi ultimi possono assolvere a una funzione essenziale per identificare il prodotto, laddove, invece, l’elemento comune può identificare la mera provenienza del prodotto, come tale non rilevante ai fini della nullità per difetto di novità.

L’onere di provare la decadenza del titolo di proprietà industriale per non uso quinquennale successivamente alla registrazione incombe sulla parte che lo impugna (art. 121 c.p.i.).

La registrazione di un marchio effettuata da un soggetto che, per primo e da oltre 30 anni, ha fatto pacifico uso effettivo dello stesso non può considerarsi in mala fede, salvo il caso in cui la registrazione sia illegittima in considerazione dell’esistenza di un altro titolare del medesimo marchio di fatto (art. 19, co. 2, c.p.i.).