Valutazione comparativa dei marchi: giudizio di confondibilità

Ai sensi dell’art. 54, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 207/2009, il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore.

Perché sia integrata la fattispecie di convalida, ai fini del decorso del termine di cinque anni, sono necessarie la conoscenza dell’uso del marchio e la registrazione del marchio tollerato. Il dies a quo decorre dalla data di registrazione del marchio e non dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare abbia provveduto e ottenuto in seguito la registrazione, viste le quattro condizioni necessarie per l’integrazione della fattispecie:la registrazione del marchio posteriore nello stato membro interessato; il deposito in buona fede del marchio posteriore; l’uso del marchio posteriore da parte del titolare nello stato membro in cui è stato registrato; la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore della registrazione e dell’uso dopo la sua registrazione.

Per il riconoscimento del marchio di fatto, non può ritenersi prova sufficiente l’uso occasionale o sporadico di un segno, dovendo sussistere un collegamento tra marchio di fatto e pubblico, dove l’elemento qualificante dell’uso è la notorietà “qualificata” acquisita presso il pubblico a seguito del diffuso radicamento della forza distintiva del segno.

Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Il rischio di confusione va valutato prendendo come riferimento un consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e basandosi sulla percezione di tale consumatore, “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”.

Nella valutazione di confondibilità si tiene conto del profilo visivo, di quello fonetico e, infine, di quello concettuale. Nel caso di marchio complesso, l’esame va fatto con riguardo alle singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominative o figurative che siano, non essendo configurabile un’astratta gerarchia, la cui tutela si rifletta sull’intero marchio complesso. Inoltre il rischio di confusione deve essere valutato in concreto con riguardo al contesto in cui i segni sono utilizzati, alle circostanze che contraddistinguono tale uso e a tutti i fattori pertinenti.