Importazione parallela da Paese terzo, contraffazione del marchio UE e onere della prova del consenso

L’importazione nello Spazio economico europeo, senza il consenso del titolare, di prodotti originali recanti il marchio UE che il titolare ha destinato a un mercato extraeuropeo costituisce contraffazione del marchio, in difetto dei presupposti dell’esaurimento previsto dall’art. 15, par. 1, reg. (UE) 2017/1001 [lattine di bevanda energetica recanti il marchio UE verbale e figurativo del produttore, con scritte esclusivamente in lingua turca, provenienti dalla Turchia, destinate alla sede tedesca dell’importatore e bloccate dalla dogana di Trieste; accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale, inibitoria con penale limitata al territorio italiano e distruzione dei prodotti].

Nell’importazione parallela da un Paese terzo di prodotti recanti il marchio UE, quando non ricorre alcuna ipotesi di compartimentazione dei mercati interni all’Unione che giustifichi un correttivo della regola generale conforme al diritto dell’Unione, l’onere di provare il consenso del titolare all’immissione dei prodotti nello Spazio economico europeo grava sull’importatore, tanto più se importatore diretto e quindi in grado di fornire tale prova, e la mancanza del consenso è avvalorata dalla circostanza che le indicazioni sulle confezioni sono redatte esclusivamente nella lingua del Paese terzo, perché la loro circolazione nello Spazio economico europeo non sarebbe regolare e nuocerebbe al buon nome del produttore.

L’importazione parallela di prodotti recanti il marchio altrui non consentita dal titolare costituisce anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., perché l’importatore sfrutta il differenziale tra i prezzi praticati dal titolare in mercati diversi, o altre condizioni più convenienti connesse al canale commerciale prescelto, rispetto alle condizioni che dovrebbe accettare nel mercato dell’Unione.

Il giudice italiano, competente ai sensi dell’art. 125, par. 5, reg. (UE) 2017/1001 perché in Italia è stata accertata l’importazione dei prodotti recanti il marchio UE, conosce soltanto degli atti commessi o minacciati nel territorio italiano ai sensi dell’art. 126 del medesimo regolamento, e gli ordini inibitori e la penale si riferiscono al solo territorio italiano, mentre la giurisdizione sulla domanda di concorrenza sleale per i medesimi fatti avvenuti in Italia si fonda sull’art. 7, n. 2, reg. (UE) 1215/2012.

La prova dell’importazione e dell’identità dell’importatore può trarsi dalla documentazione doganale, costituita dal modello T1, dal documento di esportazione, dalla lista di carico e dalla fattura di vendita, e dal codice EORI in essa indicato, perché la tracciatura doganale avviene tramite tale codice, che identifica il soggetto autorizzato alle operazioni doganali, e non sulla base degli indirizzi.

Il ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione non è disposto quando il lotto importato è stato bloccato in dogana e non risulta che l’importatore commercializzi in Italia prodotti analoghi o vi disponga di magazzini.

La domanda di retroversione degli utili non può essere accolta quando il carico di prodotti in contraffazione è stato bloccato in dogana e non consta alcun altro illecito analogo commesso in Italia, perché manca la prova di utili conseguiti grazie all’illecito.

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione formulata con il solo richiamo agli istituti risarcitori, senza riferimenti e richieste concrete, neppure nella prima memoria integrativa, non consente la liquidazione di alcun danno.

La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione del marchio non è proporzionata quando il fatto appare isolato e non risponde a una pratica commerciale giunta in alcun modo a conoscenza del pubblico.

Le spese di custodia dei beni sequestrati in sede cautelare costituiscono spese di lite e sono poste a carico della parte soccombente, sia per gli importi già liquidati in acconto e anticipati sia per quelli che saranno successivamente liquidati.

La parte che, pur avendo formulato istanze istruttorie, chiede all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. la fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione rinuncia implicitamente all’istruttoria e, in ossequio anche ai principi del giusto processo, non può, ottenuta la rimessione in decisione, pretendere il ritorno della causa in istruzione insistendo nelle conclusioni finali per l’ammissione dei mezzi istruttori.