Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).

La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.

La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in virtù di accordi di collaborazione devono restituirli al titolare, quando il rapporto di collaborazione cessa. La titolarità delle credenziali da amministratore spetta a chi ha acquistato il prodotto Microsoft, che ha diritto di farsele consegnare da chi ne aveva la disponibilità in virtù degli accordi di collaborazione.

L’esistenza del credito del resistente può ritenersi provata, ai limitati fini del procedimento cautelare, sulla base delle fatture prodotte e del decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata preannunciata opposizione, senza tuttavia produrre in questo giudizio gli elementi di prova che dovrebbero giustificare l’opposizione medesima), che ne ordina al ricorrente il pagamento.

Il rapporto di corrispettività tra il credito del resistente e il diritto del ricorrente alla consegna dei codici può ritenersi provato in virtù del fatto che il credito in questione risulta da fatture, che riportano una pluralità di voci di credito inerenti ai diversi servizi che il resistente effettuava per il ricorrente; ciò è sufficiente a presumere che i diversi crediti e servizi inerissero a un unico contratto di servizi e che quindi le prestazioni delle parti trovassero giustificazione le une nelle altre.

Non può invece riconoscersi che ci sia proporzionalità tra i due inadempimenti. Pur essendo la somma pretesa dal resistente certo non trascurabile, non può dirsi e nemmeno viene allegato che la sua mancanza condizioni l’operatività del resistente stesso. Al contrario la mancanza dei codici di amministratore per Microsoft 365 pregiudica l’operatività del ricorrente, che non può utilizzare pienamente il sistema (per esempio, non può creare nuove anagrafiche per i dipendenti). Il rifiuto di consegnare i codici è quindi ingiustificato.

L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che la stessa è competente a decidere delle «controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni», a norma del quale «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale […]». Nell’intento di meglio delineare la portata di questa previsione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non è, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, affermando che «in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale».

Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad «informazioni riservate» in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Chi agisce in giudizio invocando gli artt. 98 e 99 c.p.i., onde instaurare la controversia dinnanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa, ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma e, inoltre, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali chiede tutela; ciò, al fine di consentire, da un lato, all'organo giudicante di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di tutela nelle informazioni asseritamente sottratte nonché la loro effettiva sottrazione e, dall’altro, al convenuto di difendersi nel merito su entrambi i punti, ad esempio dimostrando che le specifiche informazioni della cui sottrazione lo si accusa erano agevolmente accessibili o si trovavano nella sua legittima disponibilità. Sempre in punto di onere probatorio, infatti, la giurisprudenza di merito afferma che «per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. È, infatti, necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente».

Tenuto conto del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte dell'attrice, spetta alle convenute provare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni [nel caso di specie, sarebbe spettato alle convenute provare di essersi diligentemente adoperate per garantire la conformità del prodotto in licenza alla normativa di settore, onde assicurarne la commerciabilità].

Il contratto di licenza di brevetto è negozio di durata, come tale soggetto alla deroga prescritta dall’art. 1458 c.c. in punto di effetti restitutori: ne consegue che, fermo il diritto dei licenzianti a riacquisire l’uso esclusivo del brevetto, deve negarsi il diritto delle licenziatarie alla restituzione delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto.

Nel caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza del marchio per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., l’onere di provare l’uso del segno grava sul titolare (art. 121, comma 1, c.p.i.); ove il titolare, rimasto contumace, non fornisca tale prova, la decadenza deve essere dichiarata, con trasmissione di copia della sentenza all’UIBM a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 122, comma 8, c.p.i.

Qualora si proponga una domanda avente ad oggetto l'accertamento della violazione ex artt. 98 e 99 c.p.i. dei diritti sul know how asseritamente vantati dall'attore, la competenza è della sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla questione circa la prova di tali diritti in capo all'attore, che è questione relativa al merito della controversia.

Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della violazione del know how, è necessario che l'attore dia prova della titolarità di tali diritti indicando che nel caso di specie ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i. relativamente alla segretezza, al valore economico e all'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.

Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della concorrenza sleale connessa all'appropriazione di know how, è necessario che l'attore dimostri la propria qualità di imprenditore e i diritti sul procedimento del quale rivendica la paternità.

Nelle società in nome collettivo, stante il regime di responsabilità delineato dall'art. 2291 c.c., il socio che abbia integralmente soddisfatto un debito sociale può ripetere dal consocio la parte di debito a quest’ultimo imputabile (nella specie il Tribunale ha riconosciuto il diritto di regresso del socio che ha personalmente saldato un debito sociale sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti a dipendenti della società).

In tale contesto, lo strumento processuale dell’azione di regresso può intendersi come realizzativo di una surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.c., atteso che il socio che agisce si surroga nei diritti spettanti al creditore principale.

In merito alla valutazione di ammissibilità dell’appello, nella giurisprudenza della Suprema Corte è divenuto ius receptum il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'articolo 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalla argomentazioni che la sorreggano.

L’appello deve necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Dunque, i motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori da cui sono affette.

Pertanto, risulta inammissibile l’impugnazione della sentenza che si fondi solo sulla mancata ammissione delle prove, poiché non integra di per sé un motivo di appello. Occorre, invece, collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato a una decisione diversa. In breve, si può ritenere che il motivo di appello sia specifico, quando, in base a un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.

Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di una società (“newco”), prive di contratto preliminare e di qualsiasi rapporto societario già sorto o direttamente collegato all’atto/procedimento di costituzione, rientrano nella ordinaria materia contrattuale e non nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 168/2003; è pertanto competente il Tribunale ordinario individuato secondo l’art. 18 c.p.c..

Le trattative e il contratto preliminare di costituzione di società non integrano rapporti societari né possono essere qualificati come patti parasociali, che presuppongono indefettibilmente l’esistenza di una società già costituita e riguardano i rapporti tra soci relativi alle partecipazioni e al governo societario; tali vicende restano regolate dalla disciplina generale dei contratti, estranea all’ambito applicativo dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 sulle Sezioni specializzate in materia di impresa.