Contraffazione di marchio e “confondibilità inversa”

Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). Nel giudizio volto a verificare l’utilizzo effettivo di un segno come marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che possano provare le circostanze e la realtà dello sfruttamento commerciale del segno e, in particolare: gli usi considerati giustificati nel settore economico interessato dalle merci e servizi contrassegnati; la natura di tali merci o servizi; le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Ai sensi dell’art. 13 c.p.i., sono da considerarsi descrittivi – e quindi non registrabili come marchio in quanto privi di capacità distintiva – quei segni che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare direttamente o tramite la menzione di una della sue caratteristiche essenziali i beni o i servizi che contraddistinguono; non sono invece descrittive – e sono quindi registrabili come marchio – quelle parole o insieme di parole che, pur senza essere neologismi o frutto della fantasia, hanno un proprio valore semantico capace di comunicare al pubblico uno specifico messaggio (nella specie, il Tribunale ha ritenuto registrabile come marchio un segno evocativo del concetto di combattimento abbinato a magliette sportive).