Risarcimento del danno e quantificazione delle royalties a seguito della contraffazione del modello comunitario non registrato

La liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in violazione dei diritti di modello comunitario non registrato deve avvenire a seguito di una valutazione equitativa, parametrata all’ipotetico prezzo della licenza (c.d. prezzo del consenso ex art. 125, 2° co., c.p.i.), alla luce della obiettiva delimitazione della condotta illecita così come desumibile dagli atti di causa, e pur tenendo conto della diversa statura delle aziende. Circa la determinazione delle royalties, in mancanza di licenze già concesse dal titolare del marchio, è applicabile la tecnica delle “royalties di transazioni comparabili”, la quale fa parte dei metodi legati alle ricerche di mercato e consiste nella stima di valore di un bene immateriale (marchio o brevetto), determinando i flussi attualizzati delle royalties derivanti dalla cessione a terzi del bene oggetto di contraffazione. In Italia le royalties sono in prevalenza determinate con riferimento al fatturato annuo delle aziende, per cui i principali fattori rilevanti ai fini della valutazione della royalty applicabile sono: a) la dimensione del business in cui si colloca il prodotto in licenza; b) la struttura distributiva di cui si avvale il licenziatario, in grado di incidere notevolmente sui proventi del licenziante; c) il grado di novità della licenza (licenze nuove vs. licenze rilanciate), che incide sul livello degli investimenti e dei rischi connessi al lancio e al sostegno dei prodotti sul mercato; d) gli obblighi di marketing e distributivi assunti dal licenziatario; e) la durata dell’accordo, di solito inversamente correlata al tasso di royalty; f) la corresponsione di royalties minime e/o garantite; g) gli altri asset immateriali coinvolti nell’accordo (know how, design, informazioni, customer lists); h) il sostegno all’attività del licenziatario offerto dal licenziante, in termini ad esempio di investimenti, di sviluppo del design del prodotto, di inserimenti nell’ambito di linee già esistenti.