Contraffazione di gioielli, nullità del marchio davanti all’UIBM e tutela autoriale del design

La pendenza davanti all’UIBM di un procedimento amministrativo di nullità del marchio, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.i., non impone la sospensione del giudizio di contraffazione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché la decisione amministrativa non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato e resta sempre proponibile l’azione di nullità davanti all’autorità giudiziaria; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 295 c.p.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione in tale ipotesi. In mancanza di una domanda giudiziale di nullità, il giudice della contraffazione conosce in via incidentale della nullità eccepita dal convenuto.

Non è nullo ai sensi dell’art. 9 c.p.i., quale forma che dà valore sostanziale al prodotto, il marchio tridimensionale costituito dalla forma di un gioiello quando l’attrattività del prodotto per il consumatore medio derivi non dalla forma geometrica in sé, ma dalla sua riconducibilità alla maison che la utilizza. La riproduzione identica di forme, lavorazioni, bordi e contrasti cromatici integra la contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i.

I gioielli realizzati artigianalmente su ordinazione, ma destinati a un mercato ampio e quindi suscettibili di essere prodotti in molteplici esemplari, sono tutelabili come opere del disegno industriale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., e non come opere delle arti figurative ai sensi del n. 4, sicché occorre accertarne, oltre al carattere creativo, il valore artistico, desumibile dalla vendita presso note case d’asta internazionali e dall’esposizione in mostre, anche alla luce delle mostre museali dedicate all’autore. La sola modifica dimensionale di un esemplare, che lasci immutate le altre caratteristiche e l’impressione d’insieme, non costituisce elaborazione creativa e integra violazione del diritto d’autore.