Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

La registrazione del segno ha in sé la potenzialità del suo utilizzo a prescindere dalle motivazioni personali o riserve mentali di chi ha ottenuto la registrazione; pertanto la mancata utilizzazione dello stesso è del tutto irrilevante ai fini di causa (nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la difesa del convenuto che, tra le altre cose, aveva affermato di non avere intenzione di fare uso del marchio asseritamente contraffacente).

Deve ritenersi la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di Regioni.

La tutela delle informazioni segrete è contenuta nell’art. 98 e 99 del c.p.i.; la fattispecie ricomprende le informazioni aziendali (incluso anche il cd. know-how) e le esperienze tecnico-commerciali ove tali informazioni siano nella loro precisa configurazione non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il primo requisito per poter invocare la tutela del c.d. “segreto industriale” è rappresentato dal carattere di “novità” delle informazioni, da intendersi non in senso assoluto, ma in senso relativo, come informazione non facilmente accessibile o reperibile. La privativa riconosciuta dagli art. 98 e 99 c.p.i. è infatti incentrata – più che sulle informazioni “in quanto tali” – sull’investimento attuato dall’imprenditore per ottenerle e segretarle.

Colui che invoca la tutela delle informazioni segrete, inoltre, ha l’onere di allegare quali siano le informazioni o il complesso di informazioni di cui si ritiene titolare. In difetto di una descrizione sufficientemente esauriente non è infatti possibile verificare il carattere di novità e la sottoposizione a misure di segretezza.

L’art. 98, 1° comma, c.p.i. individua poi un onere di adozione di specifiche misure di protezione in capo a chi invoca la tutela. Le misure di protezione devono essere dirette verso l’interno (es. dipendenti) e verso l’esterno e vanno adeguate alla tipologia di informazioni che si intende mantenere riservate, dei soggetti che possono accedervi e del progresso tecnologico. Si può dunque trattare di misure negoziali, organizzative e/o tecnologiche.

La riassegnazione del nome a dominio è suscettibile di acquistare una definitiva efficacia regolatoria solo se accettata da entrambe le parti; pertanto il giudizio ordinario instaurato a seguito della decisione adottata nel procedimento di riassegnazione non ne costituisce un riesame.

La titolarità del marchio (non rinomato) non importa automaticamente, in favore del suo titolare, la riserva della registrazione del corrispondente nome a dominio, che sarebbe comunque preclusa dal principio di relatività del marchio. Dunque per i marchi non rinomati la prevalenza sul nome a dominio successivo richiede il rischio di confusione fra i prodotti o servizi, che a sua volta presuppone lo svolgimento da parte dei rispettivi titolari di attività di impresa identiche o affini.

In mancanza di notorietà e distintività del marchio costituito da una parola in lingua inglese, il cui significato sia immediatamente percepibile, la registrazione del corrispondente nome a dominio da parte del terzo, anche considerando che l’inglese è il linguaggio universale della rete internet, non costituisce ipotesi di registrazione in mala fede.

Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)].

Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza

Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.

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L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.

La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter (altro…)

La titolarità di un brevetto comporta la sussistenza della legittimazione attiva e passiva di una parte, non assumendo un rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 118 Cpi, il contributo apportato personalmente alle invenzioni dagli (altro…)

Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio di fatto, rivolta alla registrante in malafede, di concedere in licenza il titolo registrato.

Qualora l'avente diritto non abbia svolto l'azione di rivendica di brevetto prevista dall'art. 118 c.p.i., l'azione di nullità ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l'attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.

Il presupposto della mala fede nella registrazione di un domain name deve essere desunto dal contegno complessivo del soggetto registrante in relazione alle (altro…)