Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l'onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.

Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell'investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.

L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa ed, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività.

Nel valutare l’uso effettivo di un marchio, si deve escludere che possa considerarsi effettivo un uso finalizzato alla mera conservazione dei diritti sul marchio, ossia un uso meramente simbolico. Nell’ipotesi di decadenza per non uso, a prescindere dal fatto che sia stata proposta come domanda o come eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo incombe sul titolare del marchio.

Il lustro che deve essere preso in considerazione inizia a decorrere dalla data in cui il marchio di cui si chiede la decadenza è stato rinnovato e non dalla data di registrazione.

La mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 24 c.p.i. non si applicano ai marchi deboli in quanto se il marchio è debole, allora anche una piccola modifica gli fa perdere quel carattere distintivo richiesto dall’art. 24 comma 2 c.p.i. Pertanto, qualora il titolare disponga di altri marchi utilizzati nel periodo in cui non era utilizzato il marchio debole oggetto di contestazione per non uso, se questi ultimi sono diversi, anche se di poco, essi non sono idonei ad assolvere la funzione richiesta dalla citata norma.

A norma dell’art. 123 c.p.i., la declaratoria di nullità delle privative, quando pronunciata con sentenza passata in giudicato, ha efficacia erga omnes, mentre le sentenze che dichiarano detta nullità sono annotate a cura dell’UIBM nel registro, su comunicazione della Cancelleria, a norma dell’art. 122, co. 5 e 8, c.p.i., non potendosi disporre da parte del Tribunale alcuna cancellazione della registrazione del marchio nullo.

Un marchio forma oggetto di un "uso effettivo" allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, e, pertanto, richiede la prova che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato, alla natura di tali prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità.
Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
E' necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

In linea generale l’azione diretta alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e quindi da qualunque soggetto concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenerlo un ostacolo all’esercizio della propria attività, non richiedendosi che si tratti di prodotti o servizi con esso interferenti. [Nel caso di specie, l’interesse ad agire è determinato dalla obiettiva situazione di incertezza causata dall’esistenza della registrazione della convenuta, mentre la legittimazione ad agire è determinata dal potenziale conflitto fra tale registrazione ed i marchi nella titolarità dell’attrice].

In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.

L'interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività. Inoltre, la mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

L'uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico, non sporadico e per quantitativi di prodotti non irrilevanti. Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del non uso del marchio ai fini della decadenza ex artt. 24-26 c.p.i. può essere desunta da tutte le prove versate in giudizio (v. Cass. S. U. 18647/10) secondo il generale principio di acquisizione della prova, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie concorrono a formare il convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza ed anche in ragione dell’ulteriore, consolidato principio che connette l’onere della prova alla vicinanza di essa, tenuto conto che proprio la titolare dei marchi oggetto di contestazione si troverebbe nella condizione di poter dimostrare, più di ogni altro, di avere usato i marchi registrati nel corso del quinquennio utile a tale verifica.

La mancanza, nelle fatture di vendita, di qualsiasi riferimento certo a prodotti recanti il marchio o agli altri segni oggetto di marchio, o l’assenza di corrispondenza con i codici dei prodotti recanti il marchio, impedisce di ritenere provato l’uso effettivo di quest’ultimo; né pare potersi dedurre in maniera automatica o consequenziale che il fatto che detti prodotti in diverse fatture provenissero dalla società titolare, per ciò solo, avrebbero recato i marchi in questione, soprattutto se le fatture emesse comprendevano prodotti di abbigliamento recanti marchi diversi e ivi specificamente indicati, con ciò dovendosi ritenere che l’attività di tale società fosse dedita alla commercializzazione di prodotti di varia natura e provenienza.

Anche il mero fatto della presenza di un marchio su un sito web è, di per sé, insufficiente a provarne l'uso effettivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, posto che la mera allegazione delle pagine in questione nulla dice in merito all’intensità dell’uso o ad altre circostante a tal fine astrattamente rilevanti, come ad esempio il numero delle visualizzazioni di esse, gli ordini dei prodotti trasmessi mediante tale modalità di acquisto nel territorio di riferimento, le registrazioni al sito che i frequentatori spesso sono invitati a sottoscrivere anche a fini promozionali, il traffico di informazioni e di contatti intercorso con particolari categorie di utenti del sito (distributori, rivenditori ecc., in relazione alla presenza di un’”area riservata” rilevabile dalle raffigurazioni depositate).

Anche la presenza dei prodotti recanti il marchio su siti di e-commerce di rilievo internazionale non sarebbe comunque idonea a dare conto dell’uso diretto ed effettivo dei marchi in questione da parte della titolare o di suoi aventi causa. In effetti tali promozioni ed offerte di vendita non provengono dalla società convenuta e di fatto non è dato sapere le effettive disponibilità di tali prodotti, tenuto conto che il quadro complessivo di sostanziale assenza di prove circa l’immissione in commercio sul territorio nazionale di prodotti recanti tali marchi può verosimilmente ricondurre tali offerte o alla residua circolazione di prodotti già da tempo commercializzati dalla convenuta o a prodotti immessi in commercio al di fuori del territorio nazionale e comunitario.

Deve negarsi che la mera titolarità della ragione sociale contenente il segno registrato come marchio possa di per se stessa dare luogo ad un uso effettivo di tale marchio nel contraddistinguere prodotti, nell’accezione di tale presupposto fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria. L’uso delimitato alla ragione sociale di un soggetto che non risulta aver utilizzato sui propri prodotti o servizi il segno registrato non può impedire il maturare della decadenza dei marchi per non uso, in ragione delle esigenze che essi continuino a garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali sono stati registrati, con esclusione degli usi simbolici tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio e che sarebbero integrati dalla mera conservazione di una ragione sociale cui non corrisponda l’attività necessaria per il mantenimento delle registrazioni in un ambito produttivo e commerciale di effettivo rilievo.