In tema di contraffazione di marchio, il gestore di una piattaforma di e-commerce non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. 70/2003 qualora il suo ruolo non sia meramente tecnico, automatico e passivo, ma si concreti in un’attività di selezione dei venditori, gestione dei pagamenti, coordinamento delle transazioni e controllo dell’offerta, assumendo così una posizione attiva idonea a incidere sul contenuto o sulla presentazione dei prodotti commercializzati.

Integra violazione dei diritti di privativa conferiti dal marchio dell’Unione europea l’offerta in vendita, anche tramite piattaforma telematica, di prodotti recanti un segno identico o confondibile con il marchio registrato, in assenza di autorizzazione del titolare, a prescindere dalla conclusione effettiva di plurime vendite, essendo sufficiente la messa in commercio o la promozione del prodotto contraffatto.

In materia di contraffazione, qualora l’attore alleghi di aver acquistato un prodotto tramite la piattaforma riferibile al convenuto e produca il campione oggetto di perizia, l’eccezione difensiva relativa alla mancata prova della coincidenza tra il bene acquistato e quello posto in commercio deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in una mera contestazione formale.

La commercializzazione di prodotti contraffatti integra, oltre alla violazione dei diritti di marchio ex art. 20 c.p.i., anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., qualora sia idonea a generare confusione nel pubblico e a sfruttare indebitamente la notorietà e gli investimenti promozionali del titolare del segno, con possibilità di cumulo tra tutela reale e risarcitoria.

L’eventuale violazione degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 8 e 21 d.lgs. 70/2003 può concorrere a fondare la responsabilità del gestore della piattaforma ove tale omissione abbia contribuito causalmente alla realizzazione dell’illecito e alla lesione dei diritti di privativa.

La contumacia non comporta la non contestazione.

Nell’onere probatorio dell’attore che invoca la nullità della altrui privativa rientra anche la prova del fatto che la privativa esista e sia nella titolarità del convenuto. Il fatto che la prova della titolarità sia agevolmente ottenibile da chiunque non trasforma tale conoscenza in notorio, del quale il giudice possa giovarsi ex art. 116 comma 2 c.p.c.

Il raffronto per la verifica della interferenza fra marchi va svolto fra i segni registrati e l’avversario uso concreto, e che ciò va fatto mediante una valutazione globale.

A fare assumere ai segni la natura di segni “forti” occorre la prova che, a seguito dell’uso, il segno abbia acquisito maggio distintività di quanta gliene garantisca il suo contenuto.

L’accrescimento di distintività del segno debole avviene quando il segno diviene da solo sempre maggiormente capace di distinguere il prodotto da quelli della concorrenza.

L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).

L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.

Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).

E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).

In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.

L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.

L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria.

La concorrenza sleale deve consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né dal fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza.

Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione) degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo, deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa.

La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha la funzione di individuare un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, che deve essere valutato in astratto. Pertanto, anche se tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica (nel caso di specie, vino e superalcolici, entrambi appartenenti alla classe 33) sussiste “di fatto” una modesta interferenza, il danno (seppur lieve) conseguente alla contraffazione del marchio di uno di essi dovrà comunque essere risarcito in quanto la contraffazione determina, in ogni caso, la compressione delle potenzialità di sfruttamento del marchio. L’entità modesta dell’interferenza e, quindi, del danno, incideranno, tutt’al più sul profilo quantitativo del risarcimento (comprimendolo verso il basso) secondo il consueto canone controfattuale: “se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa”.

In caso di contraffazione di marchio, la modesta interferenza “di fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica è, in ogni caso, sufficiente per accedere alla tutela inibitoria, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto. Al contrario, la differenza merceologica “in fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria esclusivamente nella misura in cui facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza.

Il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato sulla base del parametro delle “royalty non versate” – ai sensi dell’art. 125 co. 2 c.p.i. – non costituisce una forma equitativa e forfettaria di risarcimento del danno, ma corrisponde a una perdita effettiva, in quanto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. Pertanto, in presenza di una violazione della privativa, il danno da mancata corresponsione del “giusto prezzo del consenso” è reale e va risarcito anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda che subisce la contraffazione.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito di contraffazione è necessario il requisito della colpa, ad ogni fine risarcitorio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. in ragione del rapporto di specialità con l’illecito di concorrenza sleale.

Risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., che prevede una presunzione semplice di colpa in capo all’autore delle violazioni, superabile tramite prova contraria.

La fattispecie della retroversione degli utili di cui all’art. 125, co. 3 c.p.i. costituisce un’ipotesi intermedia tra quella dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) – che obbliga l’arricchito a restituire solo ciò che ha consumato del diritto altrui (c.d. limite dell’impoverimento) –, e quella del possesso della cosa altrui (art. 1148 c.c.) – che obbliga il possessore a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti), solo se percepiti in “mala fede” –. Il contraffattore, infatti, da una parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui e, dall’altra, lo compromette, in tale sfruttamento, riducendone il valore. In tale ottica, il lucro cessante non si configura come un limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile che può spettare al titolare del diritto solo a titolo di risarcimento del danno (e, quindi, ai sensi dei primi due commi dell’art. 125 c.p.i.). La retroversione dell’utile di cui all’art. 125, co. 3 c.p.c. potrà avere ad oggetto, quindi, solo l’utile che eccede il valore del lucro cessante.

Il contraffattore inconsapevole (senza colpa) è tenuto alla restituzione solo dell’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto, e non anche il danno da lucro cessante prodotto.

In caso di risarcimento del danno da lucro cessante calcolato ai sensi dell’art. 125 co. 2, c.p.i. sulla base delle “royalty non versate” (royalty che costituiscono un costo e, quindi, sono sottratte in modo “automatico” dall’utile realizzato dal contraffattore), viene meno la possibilità di chiedere in via alternativa o autonoma la redibizione dell’utile prevista dall’art. 125, co. 3 (come sarebbe possibile, invece, in caso di liquidazione del lucro cessante mediante corresponsione di una somma globalmente calcolata).

La rinomanza di un marchio (e, quindi, la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico di riferimento) va valutata a livello di operatori intermedi solo ove gli stessi costituiscano un “mercato a sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. Al contrario, in un settore come quello dei superalcolici (nel caso di specie, di gin) in cui i nomi dei produttori sono ordinariamente esposti direttamente al consumatore, la conoscenza del marchio tra gli operatori intermedi poco rileva.

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.

Le spese sostenute per documentare la violazione ovvero per attività svolte al di fuori del contesto strettamente processuale non costituiscono spese processuali ma piuttosto danno emergente, ossia una perdita economica derivante dall’obbligo di difendersi in giudizio; peraltro, anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l’esborso in questione costituisce una voce di danno emergente.

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto di proprietà industriale sui generis, volto, da un lato, ad incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo delle nuove varietà vegetali e dall’altro, a tutelare il diritto del costitutore, inteso come soggetto che ha creato, scoperto o messo a punto la nuova varietà vegetale (art. 101 C.P.I.). L’ambito di tutela del diritto di privativa varietale (art. 107 C.P.I.) concerne il diritto esclusivo del costitutore a compiere determinati atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta, ed in particolare: l’attività di produzione e riproduzione, l’attività di condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, l’attività di offerta in vendita, vendita o altra forma di commercializzazione, sull’importazione o esportazione, l’attività di detenzione per tali fini.

In tema di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla proprietà industriale, la portata applicativa dell'art. 125 C.P.I., così come modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (c.d. decreto enforcement), va individuata tenendo conto del fatto che tale norma, più che aver introdotto una figura rimediale innovativa, costituita dalla cd. retroversione degli utili, ha, invero, introdotto la restituzione degli utili quale sanzione alternativa al risarcimento del danno. Va infatti considerato che, in primo luogo, la rubrica in cui la disposizione è stata inserita, titolata “risarcimento e restituzione”, lascia intendere una sostanziale differenza tra i due rimendi, in secondo luogo, va osservato che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato perseguendo una finalità compensativo-riparatoria del danno subito, la misura restitutoria, invece, quale sanzione alternativa al risarcimento, attua uno spostamento patrimoniale realizzando l’attribuzione, in favore del titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti dal contraffattore attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

In tema di quantificazione del danno, il criterio del giusto compenso del consenso, fondato sulle royalty che la titolare del brevetto avrebbe potuto ottenere dal contraffattore, è residuale e cede a fronte della richiesta risarcitoria, formulata dalla parte, che si approssimi maggiormente all’individuazione del danno reale, pur attraverso una valutazione di carattere comunque equitativo ex art.125 co 1 e 2 c.p.i.

La distribuzione degli affari giudiziari all'interno del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza [in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva formulato anche una domanda di accertamento della contraffazione di marchio e di risarcimento del danno da compensarsi, eventualmente, con l'importo ingiunto].

Ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio non è sufficiente allegare un'immagine dei prodotti contraffatti, occorrendo dimostrare anche che tali prodotti sono stati collocati sul mercato dall'asserito contraffattore.

Il lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio non può essere risarcito laddove il titolare del marchio non abbia provato in giudizio la diminuzione patrimoniale.

Il danno non patrimoniale all'immagine che deriva dalla contraffazione di marchio è risarcibile solo a fronte di specifica allegazione e prova (anche mediante l'utilizzo di presunzioni), non essendo sufficienti a tal fine mere elencazioni di voci di danno. Tali carenze probatorie, peraltro, non possono essere colmate attraverso il ricorso all'equità.

La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti.

Il rimedio di cui all’art. 125, co. 3, c.p.i., rappresenta un rimedio diretto non a rimuovere il pregiudizio direttamente verificatosi sub specie di lucro cessante nel patrimonio del soggetto leso, quanto ad attribuire a detto soggetto l’arricchimento realizzato nel patrimonio del contraffattore: questo arricchimento non può che essere quello effettivamente conseguito dal contraffattore e non quello meramente “conseguibile” che il contraffattore avrebbe potuto in tesi realizzare potenzialmente, sfruttando in modo più profittevole la privativa violata.

L’applicazione della disciplina in tema di concorrenza sleale presuppone l’accertamento dell’indefettibile presupposto della relazione esistente tra i soggetti in causa: questi devono essere, infatti, tra di loro in rapporto di concorrenza; devono operare nello stesso ambito di mercato e offrire beni e servizi indirizzati alla stessa clientela o rivolti a soddisfare lo stesso bisogno. In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.