Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un successivo contratto – per la cessione di licenze di brevetti e marchi, l’individuazione del tribunale competente deve essere compiuta avendo riguardo: (i) del fatto che, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma riguardante profili di incompetenza inderogabile quale quella di materia, l’eventuale indicazione convenzionale compiuta dalle parti – ancorché su eccezione di parte convenuta aderita successivamente da parte attrice – non vincola il giudice adito ed è inidonea a determinare il venir meno della sua potestas decidendi ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; (ii) che essendo la competenza determinata in base al petitum sostanziale – identificabile in funzione soprattutto della causa petendi –, affinché sia incardinabile nella materia della “proprietà industriale” – pertanto attribuita alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa – il thema decidenum può concernere non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale, quali le contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties. Ne deriva che ove l’oggetto della doglianza attorea riguardi la domanda di pagamento di meri corrispettivi contrattuali – oggetto di pattuizioni con un’impresa terza rispetto alla titolare dei diritti di proprietà industriale – , pur in tema di licenza d’uso di marchio o brevetto, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio o del brevetto, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, la controversia esula dalla competenza funzionale delle Sezione specializzata in materia di impresa.

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120,  sesto comma, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari (e, dunque, la propria sede).

Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.

Rientrano nella competenza della Sezione Specializzata Impresa anche le materie che, come l’uso indebito del nome ai sensi dell’art 7 c.c., presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate ai sensi dell’art 134 c.p.i.

Ai sensi dell’art. 7 c.c. “la persona ... che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”, onde il titolare di un nome (prenome e/o cognome) può impedirne qualsiasi uso indebito, intendendosi per “indebito” non solo il vero e proprio uso usurpativo del nome altrui a fini di identificazione personale – idoneo come tale a creare confusione con altri soggetti –, ma anche ogni altro impiego del nome che possa recare pregiudizio all’identità, intesa estensivamente come il riflesso esteriore della complessiva personalità di un soggetto, come nel caso in cui la lesione del diritto alla corretta identificazione di un soggetto agli occhi della collettività avvenga con l’attribuzione al soggetto di atti, dichiarazioni, iniziative e attività – anche in ambito e per finalità commerciali – cui egli sia totalmente estraneo.

In un’operazione di fusione, secondo la stessa logica per cui la società incorporante non acquisisce la denominazione sociale dell’incorporata – che è elemento identificativo di un soggetto che non esiste più e non un “bene” del patrimonio aziendale che viene acquisito per effetto della vicenda riorganizzativa della fusione – allo stesso modo, ai sensi dell’art. 7 c.c., non potrà usare il nome di un socio defunto, senza il consenso degli eredi, qualora questi abbiano acconsentito all’inclusione del medesimo solo in relazione alla società incorporata di cui era amministratore. Ciò in ragione del fatto che sussiste la mera possibilità per gli eredi di subire un pregiudizio nel vedersi attribuire un’attività a cui sono totalmente estranei o, addirittura, concorrenti.

L’avvalersi del cognome di un soggetto noto nella comunità locale, in particolare associato a un’attività storica e ben radicata nel territorio, costituisce violazione delle norme sui segni distintivi dell’impresa qualora tale uso avvenga senza il consenso degli eredi e sia finalizzato a trarre vantaggio dalla notorietà del nome per attrarre clientela. La modifica della denominazione sociale e dell'insegna aziendale, introducendo tale cognome in un contesto commerciale concorrente, configura altresì atto di concorrenza sleale qualora induca il pubblico a confondere le due attività imprenditoriali e a far erroneamente ricondurre a sé il prestigio accumulato dalla precedente gestione familiare.

Nelle operazioni di fusione tra due società, entrambe aventi come denominazione sociale il nome e cognome dei rispettivi soci fondatori, il diritto della società incorporante di cambiare la propria denominazione sociale con quella della società incorporata – possibile solo se sia stato manifestato consenso espresso a che ciò avvenga –  si reputa inequivocabilmente rinunciato se la società incorporante non adotti tempestivamente, rispetto all’evento fusione, le procedure interne necessarie a mutare la propria denominazione.

Qualora due società di capitali abbiano come denominazione lo stesso cognome, ai sensi dell’art.2564 c.c. il conflitto tra i segni distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese che è intervenuta per prima, non essendo rilevante che una delle due società abbia incorporato tramite fusione altra società avente il medesimo cognome nella denominazione, in quanto questa, per mezzo della fusione, ha cessato di esistere insieme al proprio nome.

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.

Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.

Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale [nel caso di specie, la condotta posta in essere dal convenuto ritenuta potenzialmente integrante concorrenza sleale interferente concerne la sottrazione dei dati relativi alla clientela].

La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa si determina avuto riguardo al "petitum" sostanziale e alla "causa petendi", dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea ad incidere sui medesimi.

[Nel caso di specie viene invocato un contratto di licenza d’uso di marchio ma la domanda svolta nel presente giudizio, è domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali senza che vi sia contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio Byblos, sulla determinazione della royalties e comunque su aspetti propriamente inerenti la materia dei diritti di proprietà industriale.]

Rientra nell'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Imprese una controversia avente ad oggetto la ritenuta illegittimità del recesso da un contratto di licenza di brevetto.

In assenza di prova della mala fede del licenziatario, è legittimo, in quanto conforme a buona fede, il recesso da parte del licenziatario da un contratto di licenza di brevetto in cui tale facoltà sia stata subordinata al mancato raggiungimento di una determinata soglia di prodotti venduti, ove il licenziatario si sia attivamente adoperato per il perseguimento di tale scopo [Nel caso di specie, il licenziatario aveva condotto studi di fattibilità tecnico-economica, acquisito preventivi per la produzione dei prodotti tutelati dal brevetto licenziato e sostenuto esborsi per attività fieristiche finalizzate alla loro promozione].

La competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa si determina avuto riguardo al ‘petitum’ sostanziale e alla ‘causa petendi’, dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea a incidere sui medesimi.

La domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali, pur in tema di licenza d’uso di marchio, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa.