Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l'assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

A fronte del non contestato presumibile esaurimento di una autorizzazione allo smaltimento di prodotti recanti il marchio per la cui tutela si ricorre, si ravvisa un permanente pericolo in qualche inerzia colposa o ritardo della resistente, invocando quindi l’ordine cautelare di inibitoria a protezione da un illecito colposo.

In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. La garanzia “a prima richiesta”, infatti, comporta che il pagamento debba essere effettuato su semplice richiesta del beneficiario, senza che possano essere opposte, in via immediata, le eccezioni relative al rapporto principale. L’eventuale indebita percezione della somma potrà essere fatta valere solo successivamente dal debitore, mediante azione di ripetizione. Tale meccanismo attribuisce dunque al creditore (anche solo asserito) la possibilità di incamerare la somma garantita come se si trattasse di una cauzione, trasferendo sul debitore l’onere di agire giudizialmente per ottenerne la restituzione, e ponendolo quindi nella posizione processuale – meno favorevole – di attore.

La giurisprudenza ha tuttavia individuato un limite a questo principio, riconoscendo la proponibilità della cosiddetta “exceptio doli generalis”, invocabile sia dal garante (tipicamente l’istituto bancario) sia dal debitore. Si tratta di un’eccezione di origine pretoria, configurabile nei casi in cui l’escussione risulti manifestamente fraudolenta, ad esempio perché fondata su un credito già estinto, su un titolo inesistente o comunque su pretese palesemente abusive.

Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il ricorrente ha l’onere di allegare, con chiarezza e precisione, i fatti posti a fondamento della domanda e la sussistenza del periculum in mora, cioè la minaccia di un pregiudizio attuale e irreparabile, la cui carenza è ragione sufficiente per il diniego della tutela cautelare d’urgenza.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

L’esaurimento spontaneo della condotta lesiva non implica il venire meno del periculum in mora quando vi è il rischio che possa essere reiterata, a meno che la parte responsabile della medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva come, ad esempio, una convenzione con cui l’autore dell'illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta: diversamente argomentando l’osservanza del divieto di reiterare la condotta sarebbe rimessa alla mera adesione volontaria del responsabile della violazione e, in caso di ripresa della condotta illecita, il titolare della privativa dovrebbe instaurare un nuovo giudizio per ottenere un titolo idoneo a farla cessare, “coerentemente, l'attualità della condotta lesiva non è un presupposto necessario dell'ordine di inibitoria e ritiro dal commercio, non potendo bastare a dissipare il pericolo di una ripresa della contraffazione neppure l'impegno in tal senso volontariamente assunto dall'impresa contraffattrice”.

In tema di società a responsabilità limitata, il socio non amministratore è legittimato a proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’esercizio del diritto di informazione e consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., trattandosi di un diritto potestativo inerente allo status di socio, esercitabile in ogni momento e senza necessità di preventiva richiesta stragiudiziale.

La legittimazione attiva sussiste esclusivamente nei confronti della società di cui il ricorrente sia socio, non potendo estendersi a società diverse, ancorché amministrate dal medesimo soggetto, in difetto di prova di rapporti di controllo o collegamento rilevanti.

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.

La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.

Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Secondo la giurisprudenza, il requisito del pericolo è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, lasso di tempo che lascia presumere, se non la tolleranza verso l’illecito, certo la tollerabilità delle sue conseguenze, che evidentemente non vengono considerate bisognose di immediata riparazione.

Un lasso di tempo tra i sette ai dodici mesi è così ampio, da far presumere che il pregiudizio in ipotesi a essi conseguente non abbia il carattere dell’irreparabilità.

La concessione dell’inibitoria cautelare presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Per quanto riguarda la sussistenza del periculum in mora, si osserva che la circolazione e l’utilizzo non autorizzato delle immagini [nel caso di specie, locandine cinematografiche] sul web sono idonei ad aggravare gli effetti derivanti dalla lesione dei diritti di privativa spettanti alla legittima titolare, arrecando un pregiudizio difficile da accertare e difficile da ristorare per equivalente anche sotto il profilo del concreto rischio di azzeramento o comunque di notevole riduzione del valore delle opere in questione in considerazione del fatto che, indubbiamente, la possibilità di reperire le predette opere on line disincentiva all’acquisto i potenziali clienti.