Il potere di riduzione della clausola penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è funzionale alla tutela dell’equilibrio contrattuale, fatto – questo – che, essendo di interesse generale, legittima l’esercizio della potestà anche d’ufficio, ferma la necessità di previo assolvimento di oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività. Il criterio per esercitare il potere di riduzione non è mai, però, la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, quanto piuttosto l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione specifica cui ha diritto. Al di fuori del caso di manifesta eccessività della penale rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento della prestazione (e non rispetto al danno arrecatogli dall’altrui inadempimento), un esercizio disinvolto del potere di riduzione da parte del giudice finirebbe, infatti, per creare un incentivo economico all’inadempimento, privando la penale della sua capacità di stimolare le parti al rispetto degli impegni assunti in ambito negoziale e di prevenire il contenzioso, con ricadute positive in termini di diminuzione delle cause civili e di semplificazione del processo.

In tema di segni distintivi, qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l’apposizione da parte di un terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall’art. 21, co. 1, lett. b) c.p.i, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini, ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l’uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa). Esclusa l’applicazione della esimente, l’uso del marchio altrui unitamente al proprio è ammesso nei limiti in cui le modalità concrete di tale uso non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del bene [nel caso di specie, l’apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala è stato ritenuto tale da escludere – con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi rischio di confusione circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura].

Quando la forma (intesa come pregio estetico) del prodotto concorre con altri elementi (le caratteristiche tecniche ed economiche) nella scelta del consumatore, essa diviene elemento importante che conferisce “valore sostanziale” al prodotto ai sensi dell’art. 9 c.p.i. La nozione di forma (o altra caratteristica) che dà un “valore sostanziale” al prodotto è riferita alla forma che conferisca un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare “in larga misura” le scelte d’acquisto del consumatore, ma non necessariamente e soltanto in maniera prevalente.

La nozione di opera del disegno industriale, prevista dall’art. 2, n. 10 l.d.a., richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico. A tal riguardo, il carattere creativo non implica novità assoluta dell’opera di design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore, mente la valutazione del valore artistico va effettuata caso per caso, facendo leva su indicatori di natura oggettiva, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali, ad esempio, il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista. Inoltre, le opere del disegno industriale, anche se in origine concepite come oggetti destinati ad una riproduzione seriale, possono acquisire in seguito un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici [nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari e, segnatamente, per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa].

La nozione di opera del disegno industriale, che richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico, si differenzia dalla nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’autore, così come interpretata dalla giurisprudenza europea, che pone, invece, l’accento sul requisito del carattere creativo o dell’originalità ed implica l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che l’oggetto deve rappresentare una creazione del suo autore in quanto ne riflette la personalità, manifestando scelte libere, originali e creative. La tutela dei disegni e dei modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d’autore, dall’altra, perseguono, infatti, obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti, sicché se un design può essere considerato quale opera dell’ingegno, allora esso potrà godere della tutela autorale, non essendo necessario, ai sensi della legislazione europea, che ricorra l’ulteriore requisito costituito dall’effetto visivo da loro prodotto e rilevante da un punto di vista estetico.

La volgarizzazione o generalizzazione del marchio quale causa di decadenza ai sensi degli artt. 13, co. 4, e 26 c.p.i., si produce a seguito di un uso del segno tale da produrre la perdita del suo carattere distintivo, divenendo così il marchio inidoneo a caratterizzare specificamente il prodotto come proveniente da un determinato imprenditore: va ribadito inoltre che la prova della volgarizzazione, nei termini idonei a produrre gli effetti ora descritti, deve essere offerta da chi la invochi. Il codice di proprietà industriale, pur non contenendo una norma ad hoc, sicuramente non impedisce che la forma – ove dotata dei requisiti di cui agli artt. 32 e ss. cpi – possa eventualmente essere registrata come disegno o modello e, successivamente, una volta affermatasi sul mercato come indicatore dell’origine del bene, ottenere la registrazione come marchio di forma ai sensi dell’art. 9 cpi. Anzi, proprio con specifico riferimento all’acquisizione di una capacità distintiva di fatto, può ravvisarsi il punto di contatto tra la protezione del marchio di forma e quella dei disegni e modelli. Il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale costituisce evidenziazione e prova del valore artistico dell’opera del design.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata.

I termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Ancora, per meglio specificare i termini “concretizzazione del danno”, si ritiene che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno.

Quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica dovendo pertanto ritenersi preclusa.

La forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto si configura solo se si tratta di un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore.

L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Il verificarsi di danni in capo al titolare del marchio contraffatto non è in re ipsa, ossia nella sussistenza dell’accertata condotta di contraffazione ex articolo 2598 c.c., talché il titolare che domanda il risarcimento dei danni è gravato dall’onere, ai sensi dell’articolo 121 – secondo comma c.p.i., di provarne l’an ed il quantum. In proposito, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.

Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.

Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.

Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora (altro…)

Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea (altro…)

Il principio dell'estraneità del marchio al prodotto si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di un'esclusiva: ne deriva che tutte le forme suscettibili di brevettazione non sono tutelabili come marchio. (altro…)

Ai sensi dell'art 122 cpi, la legittimazione e l'interesse ad agire per la nullità o la decadenza di un marchio sussistono in capo a tutti gli operatori economici operanti nel settore di mercato in cui la privativa si riferisce e che siano concorrenti della stessa, essendo questi titolari di un interesse giuridicamente apprezzabile a non essere ostacolati nell'esercizio della loro attività dalla presenza di un titolo decaduto o affetto da nullità, anche quando non abbiano trattato prodotti specificamente interferenti con la privativa. (altro…)

Le domande di nullità dei disegni e modelli comunitari nonché dei marchi comunitari, quando dedotte in via principale, devono essere proposte dinanzi all'UAMI, non essendo formalmente competente in materia il Tribunale comunitario. Le decisioni dell'UAMI sono impugnabili presso il Tribunale di primo grado e, successivamente, presso la Corte di Giustizia. Nel caso in cui (altro…)

Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati  e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere (altro…)

Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001, posto che (altro…)