Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte unicamente sull’accertamento della sussistenza del fumus e del periculum. Il fumus boni iuris deve essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta e in misura attenuata, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela e, dunque, con riferimento alla verosimile fondatezza della domanda preannunciata.

Onde ricevere la tutela di cui agli artt. 98-99 c.p.i., le informazioni tecniche e commerciali devono rispondere cumulativamente ai requisiti:
a) della “segretezza”: deve, cioè, trattarsi di informazioni che, singolarmente, o nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, ossia siano tali da non potere essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli, e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, perciò, sforzi o investimenti;
b) del “valore economico”, nel senso non già e non soltanto del possesso, da parte di esse, di un valore di mercato intrinseco, quanto piuttosto della derivazione, dal relativo utilizzo, di un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
c) della “secretazione”, necessario essendo che tali informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure - organizzative, tecniche e giuridiche - da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e, in particolare, idonee a impedire la divulgazione delle stesse informazioni a terzi.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del c.p.i. in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione: ciò in quanto, in difetto di tale specifica individuazione, il convenuto non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere le sue difese e il giudice non avrebbe la possibilità di valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle norme richiamate.

Le informazioni aziendali, i processi produttivi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ove non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come segreti industriali, possono comunque essere tutelate contro la relativa sottrazione e il relativo impiego in abuso del diritto alla concorrenza, purché:
- si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati, superanti la capacità mnemonica ed esulanti dall’ordinario bagaglio esperienziale di un singolo individuo al punto da configurare una banca dati idonea a fornire un vantaggio competitivo al concorrente che ne acquisisca la disponibilità, nonché connotati dal carattere della riservatezza nell’ambito dell’attività aziendale in cui sono impiegate e, come tali, insuscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori del contesto aziendale, ancorché sprovviste dei summenzionati requisiti di protezione di cui all’art. 98 CPI;
- sia provato l’utilizzo, nell’esercizio di impresa in concorrenza, di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale;
- tale condotta sia potenzialmente foriera di danni concorrenziali, potenziali o attuali.

La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla legge sul diritto di autore. Attesa la funzione probatoria, il fumus richiesto per la concessione della descrizione è dunque sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione o nella non pretestuosità della domanda, ma la concessione o comunque la conferma della misura non possono prescindere dalla verosimiglianza della titolarità, in capo a chi agisce, di un diritto industriale [nel caso di specie trattavasi di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI e/o di una banca dati ex art. 2, n. 9, e 102 bis LdA].

Le misure di protezione ex art. 98, lett. c) cpi hanno il duplice scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.

Il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.
Non va considerata, al fine di valutare l’originalità della banca dati , la rilevanza del dato in quanto tale e nemmeno il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore (fattori rilevanti, invece, per la tutela della banca dati sui generis ex ar.t 102 LdA). Da ciò consegue che, qualora l'organizzazione dei dati si ispiri ed assolva a informative o gestionali, senza un apprezzabile gradiente di apporto intellettuale creativo, il carattere dell’originalità non sussiste.

Qualora si tratti di una banca dati di tipo dinamico, è nell’in sé della banca dati stessa che i contenuti si evolvano in continuazione, dal che non è possibile sostenere che le continue modifiche del contenuto dei dati attribuiscano all’investimento una portata qualificante e sostanziale, tale da far decorrere continuamente un nuovo termine quindicennale: seguendo tale impostazione, una tale tipologia di banca dati godrebbe di una tutela sui generis illimitata, e ciò si porrebbe in contrasto con la norma che, al contrario, precede che detta tutela sia accordata per un tempo determinato. Al fine di far decorrere un nuovo termine quindicennale, è dunque necessario un investimento di rilevante e sostanziale innovazione della banca dati, distinto dal mero aggiornamento dei dati contenuti nei listini prezzi.

La figura dello storno di dipendenti e collaboratori esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimine tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressioni più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. Nell’applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Lo storno, in particolare, è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:
- in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);
- con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro e i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
- con modalità non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto). D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è da considerarsi illecito anche il c.d. “cherry picking”, il quale si verifica ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell’assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato.
A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta di un requisito criticato dalla dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito, benché in generale non richiesto tra i profili soggettivi della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva e inibitoria, e non anche a quella risarcitoria, nell’ambito della concorrenza sleale, retta dalla disposizione di cui all’art. 2600 c.c..

A ciò si aggiungono le difficoltà sul piano probatorio da parte del soggetto vittima dello storno. Consapevoli di tali criticità, lo sforzo delle Corti è stato quello di "oggettivizzare" tale elemento, ancorandone l’accertamento a requisiti - per così dire - oggettivi. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa, dunque, attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che, in via presuntiva, fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi.

Dunque, il problema di distinguere tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale si ricompone sul piano oggettivo dell’intensità lesiva della condotta. L’interprete deve solo verificare se il concorrente (ritenuto sleale) si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale. A tal fine, è stato allora coerentemente osservato che non rileva la prova della pressione esercitata sui dipendenti dell’impresa concorrente per indurre il personale alla trasmigrazione.

Affinché un'informazione commerciale possa dirsi tutelata ai sensi dell'art. 98 c.p.i., è necessario che di essa si dia specifica contezza, anche quanto al suo contenuto, non essendo sufficiente affermare in termini astratti che essa sussisterebbe e risponderebbe ai requisiti di cui al più volte citato art. 98 c.p.i.

Non può in alcun modo reputarsi illecito il comportamento dell'ex dipendente che, assunto presso impresa concorrente, prenda contatti con clienti e fornitori della ex datrice, ben potendo rientrare detta attività nel legittimo sfruttamento del normale bagaglio di esperienze acquisite dal dipendente nel corso della sua attività presso la precedente datrice di lavoro.

Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis ovvero può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi ovviamente i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).

L’art. 102 bis comma 9 l.d.a. vieta anche l'estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga:
a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore.
Tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante da un punto di vista qualitativo e quantitativo effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto.
La durata della tutela è fissata in quindici anni a partire dall’effettuazione dell’investimento rilevante, in termini qualitativi e quantitativi, che deve essere riferito alla creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di informazioni esistenti.
Ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare o modificare la stessa banca dati determina la decorrenza di un nuovo termine di quindici anni, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.

Non è invocabile la tutela per i segreti commerciali contenuta agli artt. 98 e 99 del c.p.i. per informazioni aziendali riconducibili a soluzioni e componenti standard, utilizzate anche da altri produttori concorrenti, riproducibili mediante reverse engineering.

L’impiego di componenti esteriori acquistati da un fornitore comune ad un concorrente, per la realizzazione di prodotti finali simili, non integra ipotesi di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c. qualora: i componenti identici impiegati appaiano banali e standardizzati, utilizzati da tutti i produttori del settore; i prodotti finali integrino altresì differenti modelli dei componenti forniti dal medesimo fornitore oppure relativi agli aspetti di maggior dettaglio e di specifica implementazione tecnica.

La presenza nel catalogo prodotti o nel libretto di istruzioni di testi, grafici e fotografie estremamente simili – se non identiche – al catalogo di un concorrente, non è illecita laddove le fotografie non definiscono né incorporano alcun know-how del concorrente, e, in sé, non costituisce violazione dell’opera dell’ingegno altrui, in quanto la tutela autoriale non ha ad oggetto il contenuto del catalogo o del libretto di istruzioni, quanto piuttosto la sua forma espressiva.

L’art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda. A differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 98 c.p.i., ove è fatta salva comunque la disciplina della concorrenza sleale, l’illecito non si concretizza in ragione della mera sottrazione delle informazioni, ma in ragione del loro utilizzo idoneo a perturbare la leale concorrenza, arrecando danno ingiusto al titolare delle esperienze aziendali destinate a rimanere riservate nell’uso, garantendo alle medesime un vantaggio competitivo, con conseguente divieto a divulgare e rendere servibili dette esperienze a terzi che, senza dispendio di risorse, possano avvantaggiarsi di esperienze sottraendo clientela.

Perché si possa concretizzare l’illecito è necessario che le informazioni in questione abbiano un qualche valore economico, garantendo vantaggio competitivo a chi le detenga, per questo motivo dovendo rimanere riservate nel loro utilizzo, con divieto di divulgazione a terzi.

Dette preliminari considerazioni indicano l’importanza ai fini del giudizio di allegare con sufficiente precisione le informazioni riservate che si assumano sottratte e le condotte tali da avere arrecato danno in ragione dell’utilizzo da parte del concorrente di dette informazioni. Diversamente, rimanendo l’allegazione generica, verrebbe preclusa la possibilità di valutare il vantaggio competitivo che le informazioni stesse assicurerebbero e lo sfruttamento abusivo delle medesime determinante lo storno e la sottrazione di clientela, con conseguente necessario rigetto della domanda. In effetti, non ogni informazione aziendale di per sé assicura un vantaggio competitivo illecitamente sfruttabile dai concorrenti che se ne approprino, assicurando detto vantaggio, ad esempio, le informazioni che siano profilate dal punto di vista economico e tecnico rispetto alle esigenze del cliente, di converso non potendosi affermare tutela, ad esempio, per le mere anagrafiche della clientela, facilmente reperibili aliunde ed utilizzabili liberamente da ogni concorrente per proporre i propri servizi e prodotti secondo competizione mercantile.

In tema di misure di segretezza (ai sensi dell’art. 98, co. 1, lett. c, c.p.i.) le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex artt. 98-99 c.p.i.

Le informazioni aziendali di carattere commerciale e tecnico, pur non qualificate in termini di segretezza ex artt. 98-99 c.p.i., possono costituire patrimonio aziendale riservato (know how), la cui diffusione/utilizzazione senza il consenso del titolare può integrare, nella ricorrenza degli altri presupposti della fattispecie illecita, concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c.

Lo storno di personale non è di per sé illecito, essendo imprescindibile che lo stesso sia caratterizzato da connotazione ulteriore, quale è l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone l’efficienza aziendale e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

La concorrenza parassitaria consiste nell’imitazione sistematica (e protratta nel tempo) dell’attività imprenditoriale del concorrente, laddove ciò che distingue tale fattispecie di modalità scorretta di concorrenza (ex art. 2598, n. 3, c.c.) rispetto ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c., è il continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali in un contesto temporale prossimo, così da rivelare l’intento di avvantaggiarsi sul mercato, sfruttando il lavoro e gli sforzi altrui.

La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.

I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.

Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.

Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale [nel caso di specie, la condotta posta in essere dal convenuto ritenuta potenzialmente integrante concorrenza sleale interferente concerne la sottrazione dei dati relativi alla clientela].

Per integrare una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c., non è sufficiente l’utilizzo, da parte dell’ex dipendente presso il nuovo datore di lavoro, del bagaglio di cognizioni ed esperienze acquisite in costanza del precedente rapporto di lavoro, trattandosi di conoscenze divenute ormai parte della personalità del dipendente, che da lui possono essere legittimamente portate a supporto di migliori nuove possibilità lavorative.

Pertanto, laddove non si travalichi il limite della segretezza delle informazioni o di eventuali patti di non concorrenza validi, per il periodo successivo al rapporto di lavoro, non costituisce concorrenza sleale – bensì sviluppo fisiologico delle relazioni professionali – lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente delle competenze e conoscenze lecitamente acquisite grazie alle precedenti esperienze lavorative.

In materia di segreti commerciali, affinché possa trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 98-99 c.p.i., volta ad apprestare una tutela contro la illecita acquisizione, rivelazione, detenzione ed utilizzazione di informazioni segrete e/o riservate, sono richieste tre condizioni cumulative: a) la segretezza dell’informazione; b) il valore economico dell’informazione in quanto segreta; c) l’adozione da parte del detentore di misure ragionevolmente adeguate a mantenere segreta la stessa.

Ne deriva che la tutela predisposta dalle suddette norme non può essere invocata laddove vi sia una divulgazione della notizia, anche in occasione di conferenze o presentazioni tecnico commerciali ovvero laddove le informazioni non possano qualificarsi, ab origine, come “segreto commerciale”, in quanto “non definibili come formulazioni frutto di soluzioni formali nuove o originali o che necessitino di informazioni tecniche non diffuse e non note nel settore”.