Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri tipografici e modalità tali da aumentare il pericolo di confusione. Ne consegue che l’anteriorità dell’uso del segno distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno della facoltà dell’omonimo imprenditore concorrente di usare l’identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento del proprio segno distintivo, salva l’attuazione di una differenziazione tale da evitare la - altrimenti presunta - confondibilità tra imprese e relativi prodotti.

La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla differenza qualitativa tra gli stessi, dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio siano più costosi e raffinati di quelli del contraffattore o dal fatto che tale marchio goda di maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del contraffattore, così come non costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi, il differente target di clientela, l’aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto.

È doveroso assicurare la tutela del segno distintivo all’intera zona territoriale potenzialmente raggiungibile, anche ove non ancora attinta dall’attività promozionale dell’impresa, in presenza di elementi tali da far razionalmente prevedere sviluppi dell’azienda in detta area.

Deve ritenersi configurata la registrazione in mala fede di un marchio in capo a colui che abbia registrato un marchio che già sapeva impiegato da tempo, per il medesimo settore, da altro soggetto.

La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.

In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.

È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.

Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. (altro…)

Sono elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i., la dimostrazione dell’inconferenza dell’oggetto sociale dell’impresa titolare del marchio con i prodotti e servizi che il marchio è chiamato a contraddistinguere e (altro…)

Nel confronto tra marchi ai fini del giudizio di contraffazione, non si può prescindere dalla considerazione che questi siano composti da parole di uso comune (nella specie, in lingua straniera) quando ci si trovi di fronte a locuzioni del linguaggio comune che, nel loro complesso, dal punto di vista semantico risultano (altro…)

Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)

In un giudizio di contraffazione di marchio, la valutazione sul pericolo di confusione (altro…)

In tema di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, il comma 2 dell'art. 122 c.p.i. riserva l'esercizio dell'azione di nullità al solo titolare dei diritti anteriori (ed ai suoi aventi causa o aventi diritto). Inoltre, ai sensi dell'art. 99 Reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, si presume sempre la validità del marchio comunitario, che può essere superata solo dalla proposizione di specifica domanda riconvenzionale di nullità.