L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.

La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].

Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Per assolvere alla sua funzione di identificazione del prodotto o servizio in relazione alla impresa che lo offre, il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita da un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell’arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l’intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall’altra.

Segnatamente, sono considerati marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto per non essere andata la fantasia di chi li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un uso esclusivo.

La “debolezza” del marchio non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio “forte”, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione a prodotti non provenienti dalla titolare del marchio e di cui dunque essa non può garantire un livello qualitativo paragonabile ai suoi prodotti, con conseguente effetto pregiudizievole per l’immagine commerciale della stessa titolare del marchio. Tale voce di danno non patrimoniale può essere liquidata tenendo conto in via presuntiva della necessità per la titolare di dover reagire sul mercato per riportare a sé sola il collegamento con il marchio mediante l’ulteriore sopportazione di spese pubblicitarie o, in via alternativa, del risarcimento di una quota parte delle spese pubblicitarie da essa sostenute negli anni che possono ritenersi in via equitativa di fatto inutilmente sostenute in quanto pregiudicate dall’illecito accertato.

Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso integralmente pubblicato in lingua italiana, e permetta al consumatore di ordinare i prodotti direttamente dall’Italia, con consegna sul medesimo territorio, dovendo quindi così concludersi che l'offerta di prodotti tramite tale sito internet sia rivolto, in via principale, agli utenti italiani.

Deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1001/2017 un segno denominativo, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, restando indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

Un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo: ne consegue che deve essere accolta la domanda di nullità del marchio europeo denominativo “BIOLINDO” per assenza di capacità distintiva del segno, relativamente ai prodotti contenuti nella classe 3 della classificazione di Nizza (Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici), in quanto univocamente composto da indicazioni che descrivono specifiche caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 lett. b) e c) del Regolamento UE n. 1001/2017.

Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l'impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all' art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tanto la volgarizzazione del marchio quanto l’originaria impossibilità di utilizzare un termine comune come marchio, sono concetti che non escludono la sopravvivenza del “significato differenziante” del marchio in un singolo settore di mercato, ovvero l’originaria utilizzabilità di un termine comune, che risulti tuttavia dotato di un particolare significato distintivo in un settore in cui non è d’uso. [In applicazione del principio in esame, il Tribunale ha ritenuto dotato di capacità distintiva nel settore automobilistico il marchio “Smart”, pur osservando che, attualmente, il termine “Smart” si presta ad una possibile volgarizzazione, essendo impiegato in numerosi settori merceologici per designare prodotti di progettazione accurata, tecnologicamente avanzata, gradevoli e/o utili].

Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.

In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.

La dicitura “PELLET” non può essere oggetto di privativa come marchio destinato a contraddistinguere prodotti che da questa parola sono descritti secondo il linguaggio comune e nel settore commerciale, essendo a tal fine priva di carattere distintivo.

Il prefisso “ECO” risulta completamente privo di capacità distintiva, avendo la funzione di descrivere una qualità del prodotto (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto privi di carattere distintivo – dichiarandoli pertanto nulli – taluni marchi recanti la dicitura “ECOPELLET” unita ad elementi grafici non dominanti).

L’associazione anche fonetica del prefisso “ECO” alla parola “PELLET” non conferisce alcun senso di novità complessiva alla dicitura letta nel suo insieme, mantenendo intatti i significati propri delle sue componenti la cui associazione non evoca nella mente del consumatore ulteriori significati completamente differenti, limitandosi a richiamare, invece, l’idea di un PELLET ECOLOGICO, sì da confermare la natura chiaramente descrittiva della parte denominativa di siffatti marchi.

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione.

La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.

Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.

L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.  
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.