In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell'Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali "strumenti di linguaggio", in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d'interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all'insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.

E’ illecito l’uso di marchi altrui come parola chiave laddove non è finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti della titolare del marchio bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare.

Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale; prospettazione artificiosa che è da escludere nel caso in cui sia allegato (e documentato) il ruolo di distributrice della convenuta avente sede nel distretto di competenza del giudice adito.

Il legislatore ha previsto, per agevolare la prova del danno, che il risarcimento del danno patrimoniale da contraffazione di marchio non possa essere mai inferiore all’ammontare del canone di licenza virtuale; è questo un criterio risarcitorio minimale, che presume l’esistenza di un consenso che nei fatti non sussiste.

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)

Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La licenza concessa dal legittimo titolare del (altro…)

Un marchio parzialmente affine ad un marchio celebre non interferisce con quest’ultimo se la (altro…)

Nel confronto tra marchi ai fini del giudizio di contraffazione, non si può prescindere dalla considerazione che questi siano composti da parole di uso comune (nella specie, in lingua straniera) quando ci si trovi di fronte a locuzioni del linguaggio comune che, nel loro complesso, dal punto di vista semantico risultano (altro…)

La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L'intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di (altro…)

Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non sussistono i presupposti della tutela di cui all’art. 7 c.c. ma permane in capo allo stilista personalmente il diritto alla tutela di cui all’art 8 c.p.i., tanto ex comma 2° che ex comma 3° c.p.i., la quale (altro…)

Nella fase di dismissione del patrimonio aziendale attuato attraverso la procedura concorsuale non si verifica la decadenza del marchio, giacché la cessazione dell'impresa coincide solo con l'esaurimento della fase di liquidazione. Permane, quindi, (altro…)

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare (altro…)

Il titolare di un marchio registrato è legittimato a vietare l'uso da parte di un terzo del proprio marchio, anche solo per finalità di richiamo nell'ambito della propria attività di pubblicità commerciale, restando irrilevante l'indicazione in un apposito disclaimer che (altro…)

Ai sensi degli artt. 12, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) del Codice della proprietà industriale, la protezione del marchio celebre prescinde dal settore merceologico nel quale il marchio è stato utilizzato.

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