Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l'onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.

Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che rileva è la consapevolezza di ledere la legittima aspettativa di altri sul segno (ad esempio in caso di notorietà non ancora conseguita o in itinere o di conoscenza di investimenti altrui per lanciare un logo) mediante appropriazione dello stesso, in una prospettiva anticoncorrenziale di creazione di ostacoli all’attività di altri imprenditori del settore. L’onere di provare – a norma dell’art. 2697 c.c. – che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

Ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. UE 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, come già prima ai sensi del Reg. UE n. 207/2009 sul marchio comunitario) la competenza in materia di marchio europeo è articolata tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i Tribunali dei Marchi UE secondo un indirizzo di fondo che è quello di riservare all’Ufficio la validità dei marchi e di rimettere al tribunale dei Marchi UE la violazione dei marchi, di talchè della decadenza o della nullità del marchio europeo è dato discutere o in via principale innanzi all’Ufficio o in via riconvenzionale innanzi al Tribunale dei Marchi UE esclusivamente in un’azione di contraffazione. Ne consegue che al di fuori di tale ristretta competenza del singolo tribunale nazionale in funzione di Tribunale dei Marchi UE non si prospetta alcuna sospensione per l’ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di nullità in sede europea.

Il principio di preclusione per coesistenza è un importante e complesso strumento giuridico per offrire una tutela dei marchi caratterizzato dalla finalità di bilanciare i contrapposti interessi delle imprese e dei consumatori, in quanto la sua applicazione consente di garantire la tutela dei diritti dei titolari dei marchi e allo stesso tempo favorisce la concorrenza e la libertà d’impresa, purché però non vi sia un concreto rischio di confusione per i consumatori.

La mancanza di buona fede nella registrazione esclude l’applicabilità dell’istituto della coesistenza.

A norma dell’art. 123 c.p.i., la declaratoria di nullità delle privative, quando pronunciata con sentenza passata in giudicato, ha efficacia erga omnes, mentre le sentenze che dichiarano detta nullità sono annotate a cura dell’UIBM nel registro, su comunicazione della Cancelleria, a norma dell’art. 122, co. 5 e 8, c.p.i., non potendosi disporre da parte del Tribunale alcuna cancellazione della registrazione del marchio nullo.

Secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell'art. 25, lettera b), c.p.i.

L'onere probatorio in questione può ritenersi integrato a fronte della violazione di una legittima aspettativa altrui alla registrazione di quel segno non tutelata da diverse espresse disposizioni, in particolare allorché: a) la registrazione venga effettuata nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno (ad es. per averlo concepito), fossero in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratti di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri; c) la registrazione venga effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato.

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto - se non in alcun modo provata - l'autodefinizione in termini di "ex titolare di fatto del marchio" o anche di "autore morale dell'immagine riportata nel marchio".

La circostanza che l'insegna, e più in generale l'immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E' principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L'uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell'osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. (altro…)

Vanno dichiarati nulli i marchi nazionali registrati in violazione di un marchio comunitario precedentemente registrato per la medesima classe di prodotti e comunque usato con notorietà generale, qualificata e non (altro…)