In caso di invenzioni ottenute nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, la disciplina della titolarità dell'invenzione e dei relativi diritti patrimoniali è da ricercare nel contratto con cui le parti hanno regolato i rapporti tra di loro. Qualora infatti l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, la giurisprudenza è concorde nel concludere che i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione. Tale soluzione si giustifica sia in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 CPI, sia in considerazione del principio per il quale il committente acquista direttamente l'opera commissionata a titolo originario.

La volontà delle parti va ricostruita andando oltre la formulazione letterale (non decisiva) e valorizzando altri elementi, sia interni che esterni al contratto, ivi compreso il comportamento delle parti successivo al raggiungimento dell'accordo.

La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.

I contratti di co.co. co.  e  co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.

Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato, in sede interpretativa, sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, che, soprattutto, di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

La natura di invenzione di servizio non è necessariamente correlata alla previsione, all’interno del contratto e della busta paga del lavoratore, di una specifica voce di retribuzione per attività inventiva di talché l’assenza di voci retributive autonome e chiaramente riconducibili alla remunerazione dell’attività inventiva non pregiudica in senso assoluto la ricostruzione dell’eventuale fattispecie concreta nei termini di un’invenzione di servizio.

La mancanza di apposito emolumento costituisce semplicemente un indice presuntivo a favore della ricorrenza dell’invenzione di azienda, che può essere vinto in presenza di pattuizioni contrattuali tali da intendere la retribuzione pattuita come corrispettivo, anche dell’attività inventiva.

Il danno subito dall’inventore per omessa designazione è da ritenersi in re ipsa nella sola dimostrazione della violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 62 c.p.i. e comunque nell’assenza di riconoscimento del merito dell’invenzione; l’interesse ad una pronuncia di merito permane anche se il brevetto è stato – solo successivamente alla sua concessione – rinunciato.

La cancellazione, ad opera del datore di lavoro e ad insaputa del lavoratore, del suo nominativo inizialmente qualificato come autore nella domanda di brevetto internazionale, è illecita ed è pertanto dovuto in favore del dipendente il risarcimento del danno per la violazione del diritto morale di invenzione. La liquidazione deve essere effettuata in via equitativa, tenuto conto sia della gravità della condotta tenuta dalla convenuta per il tramite dei suoi mandatari brevettuali, sanzionabile anche sotto il profilo penale, sia in ragione della natura del diritto violato, riconosciuto dall’art. 62 c.p.i. quale diritto imprescrittibile, non cedibile e irrinunciabile, sia per l’estensione del diritto a tutti i paesi in cui il datore di lavoro ha chiesto l’estensione del brevetto.

Ricorre l’ipotesi dell’invenzione di azienda qualora l’attività inventiva sia stata realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Il lavoratore ha pertanto diritto a ricevere un equo premio, secondo i criteri stabiliti dall’art. 64, 2° comma c.p.i.

L’art. 64 c.p.i. riserva l’accertamento del diritto all’autorità giudiziaria (che pronuncia condanna generica relativa all’an debeatur), demandando la quantificazione del compenso, in difetto di accordo tra le parti, ad un collegio di esperti, denominato arbitratore, in conformità al disposto dell'art. 64, co. 4 e 5, c.p.i., il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio. Tale esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Nel caso di manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore. Si tratta di procedimento che ricalca quello previsto dall’art. 1349 cc e che prevede un sistema di impugnazione, in caso di manifesta iniquità o erroneità della stima, che non pregiudica il diritto della parte di agire in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost.

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Pertanto, il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, sia di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

[Il Tribunale ha riconosciuto la teorica applicabilità dell'art. 64, II comma, c.p.i. - e quindi anche la teorica titolarità in capo all'attore del diritto all’equo premio per la sua attività inventiva - ma ha negato la sua concreta applicazione al caso di specie a causa di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale concluso con lo specifico scopo di prevenire eventuali e future controversie, inclusa quella sottoposta all'esame del Tribunale.]

L’equo premio in favore del dipendente-inventore si caratterizza per il suo carattere straordinario in una controprestazione avente natura indennitaria che si fonda sul presupposto che il datore di lavoro si sia giovato di un effetto competitivo rispetto ai propri concorrenti sul medesimo mercato, rispetto al quale il dipendente inventore può derivare una forma di partecipazione in relazione alla redditività apportata dall’invenzione stessa in favore dell’azienda. A tal riguardo deve confermarsi l’utilità del ricorso alla cd. formula tedesca, in base alla quale appare possibile giungere alla determinazione di un valore di tale indennità che rimane comunque caratterizzata dalla sua natura intrinsecamente equitativa.

Il primo fattore rilevante della formula tedesca è il valore dei brevetti di cui è causa, individuato nella somma dei margini di utile maturati e maturandi fino alla scadenza di essi.

Tale valore è desumibile dai ricavi conseguiti dai singoli brevetti (e cioè dai relativi prodotti), posto che seppure la liquidazione dell’equo premio debba svolgersi in via sostanzialmente equitativa, tuttavia non potrebbe prescindersi dall’identificare una base di partenza di valori per quanto possibile aderente alla reale estensione della commercializzazione svolta e di quella verosimilmente attendibile per il tempo di sfruttamento residuo per quei brevetti ancora in vigore. Per ciò che attiene al margine di utile conseguito (e conseguibile) su detti ricavi, in caso di mancanza di documentazione certa è possibile applicare la cd. 25% rule - regola empirica, dedotta dall’esperienza dei professionisti nel campo del licensing, che rileva che i tassi di royalty tenderebbero statisticamente a concentrarsi su valori collocati attorno al 25% dell’utile riferibile ai prodotti brevettati.

Il valore ottenuto deve essere corretto e ridotto applicando il cd. Fattore C (abbattimento a scaglione del valore più elevato) e il fattore R (dalla somma innanzi ottenuta deve essere corrisposta al dipendente inventore una percentuale compresa fra il 12,5% e il 33%, con la precisazione che un tasso del 20% viene considerato il valore normale).

Deve poi applicarsi il fattore P della formula tedesca, teso a ridurre la quota di valore dell’invenzione riconoscibile al dipendente sulla base dell’analisi delle tre componenti di cui il fattore stesso è formato e cioè: posizione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6, soluzione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6; mansioni svolte e posizione occupata nell’impresa dal dipendente inventore, cui viene attribuito un valore da 1 a 8.

Laddove non sia possibile calcolare gli utili (anche in maniera ipotetica) derivanti dallo sfruttamento di un brevetto non troverà applicazione la c.d. formula tedesca, bensì una valutazione equitativa che valorizzi gli effetti positivi in favore dell’azienda derivanti dallo sfruttamento di un’area di esclusiva nei confronti dei terzi garantita dalla mera titolarità del brevetto.

A parte l’ammissibilità, in via di principio, di forme o comunque di voci o componenti retributive legate al risultato, sia l’invenzione di servizio che l’invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939 (oggi art. 64 commi 1 e 2 c.p.i.) - presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro) compete al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dal suddetto articolo. Spetta al giudice del merito - con accertamento "ex ante" e non "ex post", senza che assuma rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa possa scaturire l'invenzione - valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retribuzione quale corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere una attività inventiva. In tema di invenzioni in azienda previste dall’art. 24 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (cosiddette occasionali), trasfuso con modifiche nell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il diritto del lavoratore ad un corrispettivo per l'invenzione sorge solo qualora il datore di lavoro manifesti, nel termine ivi indicato, la propria volontà di volerne profittare mediante una dichiarazione negoziale recettizia, che deve indicare l'oggetto ed il corrispettivo offerto, cui segua l'accettazione del lavoratore, non potendosi considerare sufficiente l'eventuale uso di fatto dell'invenzione da parte del primo.

La categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il che comporta che non sono estesi a essi tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge, con la conseguenza che, non essendoci una previsione normativa che disponga l’applicazione dell’art. 64 c.p.i. ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attività prestata come “co.co.co.” l’equo premio non può essere riconosciuto.

L’attività posta in essere come amministratore non può essere ricondotta al rapporto di parasubordinazione e non è assoggettabile alle disposizioni dell’art. 64 c.p.i..

La corresponsione al lavoratore di una retribuzione accresciuta rispetto alla categoria di appartenenza è uno dei possibili indici della riferibilità della retribuzione all’attività inventiva, che può essere desunta anche altrimenti, per esempio dalla centralità della prestazione di inventore nel testo contrattuale e dalla posizione del lavoratore di socio della società, che per tale via beneficia ulteriormente della redditività dell’invenzione.

Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’invenzione d’azienda ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nella anzidetta ipotesi, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio. Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva (in termini, Tribunale di Milano, 10429/2015).

Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.

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Ai fini dell'accertamento del diritto all'equo premio non rileva stabilire se in concreto l'attività inventiva sia stata utilizzata dal datore di lavoro, dopo che ha ottenuto il rilascio dei brevetti, poiché il detto conseguimento è condizione sufficiente per (altro…)