Sussiste un valido contratto preliminare, da cui deriva l'obbligo coercibile di concludere il definitivo, quando con il primo accordo siano stati sufficientemente precisati gli elementi del secondo, e cioè quando - tra l'altro - le intese raggiunte abbiano un contenuto determinato o determinabile.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata, fornisce (o offre di fornire), a soggetti non autorizzati, “i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione”.

Le rivendicazioni [brevettuali] vanno interpretate a mezzo della descrizione (articolo 52, comma secondo, c.p.i.).

L'applicazione dei canoni della descrizione, a specificazione della rivendicazione, ha un limite, che risponde al parametro astratto, di politica del diritto: cioè che la “interpretazione della rivendicazione a mezzo descrizione” (comma 2 dell’articolo 52) non deve creare incertezze, cioè occorre che tale disposizione sia intesa “in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (comma terzo dell’articolo 52 cit.).

Il comma terzo vuole evitare che, attraverso inaspettati allargamenti delle rivendicazioni (a mezzo di descrizioni semioticamente non chiare) si creino aloni di incertezza sull’ambito della protezione.

Nel giudizio di contraffazione brevettuale, deve tenersi conto dell’interpretazione del titolo, dovendosi adottare criteri uniformi ed omogenei per la valutazione della contraffazione e della validità del brevetto.

La valutazione di interferenza non è automaticamente esclusa allorché una modesta variante incida su un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo o  sostituendolo in una diversa soluzione  espressiva della stessa idea  fondamentale) o allorché il prodotto ritenuto in contraffazione per equivalenti assolva alla stessa funzione  del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via  e pervenendo allo stesso risultato o ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico di settore.

Il brevetto, pur se sufficientemente descritto, è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi degli artt. 76 comma 1 lett. C) e 79 cpi.

Non è possibile, ex art. 345, 1° c., c.p.c. (questione rilevabile d’ufficio), introdurre nel giudizio di appello fatti costitutivi diversi da quelli allegati in primo grado: il giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza di prime cure, ex art.2909 c.c., dev’essere definito ed interpretato anche alla luce dei principi di eventualità e di preclusione di cui all’art.183, 5° c e 6° c., c.p.c., giacché l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile. Ne discende che la fattispecie che si sarebbe potuta allegare quale emendatio libelli nel giudizio precedente entro i termini perentori normativamente stabiliti, ex art.183, 6°c., c.p.c., laddove non esplicata non può essere poi proposta quale domanda in un successivo giudizio (aggirando le preclusioni maturate nel precedente) poiché soggetta al principio di preclusione e coperta dal giudicato del precedente procedimento.

In relazione al criterio di individuazione dell’(ammissibile) emendatio libelli, la modificazione della domanda ammessa ex art.183, 6°c., c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi degli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Una volta proposta la domanda effettivamente formulata avente ad oggetto la contraffazione del brevetto, la parte può allegare (o immediatamente in atto di citazione o) in sede di emendatio libelli, la contraffazione dell’identico brevetto da parte dell’identico soggetto tramite utilizzo di ulteriori “interventi interferenti”, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in causa. La mancanza di tale emendatio libelli, comporta come risultato la formazione del giudicato non solo sul dedotto, ma anche sul deducibile, con preclusione della possibilità di proporre in sede d’appello la relativa domanda.

La parte che agisce in contraffazione sfruttando la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto o di registrazione non può invocare a suo favore alcuna presunzione di validità per un brevetto (nella specie, per modello di utilità) che non è stato ancora concesso, ma è necessario che dimostri la sussistenza dei requisiti di brevettabilità della sua invenzione. In tal caso, infatti, non trova applicazione né la presunzione di validità del titolo (non ancora rilasciato), né la regola generale che pone su colui che impugna (anche in via di eccezione) un titolo di proprietà industriale, l’onere di provare la nullità o la decadenza dello stesso (art. 121, comma 1, c.p.i.). Ne discende che incombe sulla ricorrente nel procedimento cautelare ove ha proposto la domanda di inibitoria per contraffazione l’onere di dimostrare la verosimile sussistenza dei presupposti di brevettabilità del modello di utilità di cui rivendica la tutela. In particolare, se con riferimento al requisito della novità estrinseca dell’invenzione non può esserle chiesta la prova di una circostanza negativa, qual è l’insussistenza di anteriorità opponibili distruttive, nondimeno chi agisce in giudizio ha l’onere di dimostrare, quantomeno nei limiti del fumus boni iuris, la sussistenza dell’originalità (o novità intrinseca) del trovato oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità azionata.

Nel contesto di un contratto di affiliazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido, in quanto non restrittivo della concorrenza, soltanto a condizione che (tra le altre) “sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all’acquirente” (art. 5, par. 3, lett. c) Reg. UE n. 330/2010) e che “la durata di quest’obbligo di non concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo” (lett. d) dello stesso articolo). Qualora l’affiliante non fornisca alcuna valida indicazione su quale sia il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate “segreto”, “sostanziale” ed “individuato” trasferito , e in particolare se esso abbia ad oggetto conoscenze segrete, anziché nozioni tecniche generalmente note nell’ambiente, né se tali conoscenze, ove effettivamente segrete, siano significative e utili per l’attività svolta dall’ex affiliata dopo l’avvenuta risoluzione del contratto, deve presumersi la nullità di un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di due anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, trattandosi di pattuizione restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE e dell’art. 2 L. n. 287/1990.

Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

In grado di appello, l’esame delle anteriorità di un brevetto va ristretto a quelle prese in considerazione dal ctu nel corso della consulenza tecnica in primo grado, dovendosi escludere quelle offerte dopo la chiusura delle operazioni peritali o nel corso del giudizio di appello stesso. La possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell’esito dell’indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell’art. 345 cpc.

L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.

[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l'identità del trovato.]

In base della Convenzione sul Brevetto Europeo del 05/10/1973, il brevetto europeo non è costituito da un unico titolo, bensì da un fascio di frazioni nazionali le quali sono soggette alla legge e alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente. Per quanto concerne le sue frazioni estere, tale ricostruzione esclude in radice la possibilità del verificarsi in Italia dell’illecito civile di cui all’art. 7 n. 2 Reg. Ue 1215/2012, il quale presuppone la violazione di un titolo che, per sua stessa natura, risulta integralmente privo di effetti nel nostro paese. Questo sistema normativo di diritto sostanziale e tutela giurisdizionale a matrice nazionale potrà essere superato solo con la futura entrata in vigore del Reg. Ue 1257/2012, che contempla invece un titolo brevettuale unitario, protetto da un sistema di tutela giurisdizionale comune.