Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove "sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non possa essere identificata con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisprudenziale". L'eccezione di difetto di legittimazione passiva nell'ambito di una causa per contraffazione di privativa industriale va rigettata allorché, dal compendio probatorio agli atti, emerga il coinvolgimento della parte che invoca tale eccezione nei flussi commerciali del prodotto in asserita contraffazione.

Le rivendicazioni di un brevetto mirano a perimetrare il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, in modo che i terzi possano, ex ante, conoscere quale sia il prodotto o il procedimento protetto.

In virtù del criterio del c.d. triple identity test, da svolgere per valutare l'analisi circa la contraffazione per equivalenti di un brevetto, il giudice deve preliminarmente determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, successivamente individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e infine verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010, precisa che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. In altri termini, è formalizzata una regola di interpretazione dell’ambito di protezione brevettuale in forza della quale un prodotto, anche se formalmente diverso dall’invenzione brevettata, essendo esclusa la contraffazione letterale, può essere comunque equiparato al brevetto e ricondotto nel suo ambito di protezione, mirandosi così a tutelare in modo effettivo i diritti del titolare. Peraltro, con la teorica dell’equivalenza si cerca di evitare che il diritto di esclusiva possa essere eluso o sacrificato mediante la realizzazione di modeste e non significative varianti all’invenzione.

Ai fini del giudizio di equivalenza occorre considerare il conseguimento dello stesso effetto tecnico da parte del trovato asseritamente in contraffazione e l’ovvietà della soluzione innovativa nel trovato in contestazione (ossia della modifica apportata) alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore, di modo che solo una innovazione non ovvia ed anzi originale esclude l’equivalenza, diversamente dalla modifica meramente banale ed ovvia o comunque alla portata dell’esperto del settore. Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In particolare, affinché ricorra la contraffazione per equivalenti non è sufficiente che il problema tecnico affrontato dal brevetto sia il medesimo ma è necessario che la soluzione proposta al medesimo problema tecnico possa essere qualificata come una variante ovvia rispetto alla soluzione apportata dal brevetto tutelato.

La contraffazione per equivalenti estende la la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali del trovato protetto nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale.

Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per "l'an" che per il "quantum", innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.

La resistenza dell'appellata all'istanza di sospensione dell'efficacia  esecutiva della sentenza non rientra fra le condotte sanzionate dall'art. 96 cod. proc. civ. e non risulta idonea, ad abundantiam, ad integrare in generale un abuso dello strumento processuale.

Non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno sulla base dell'art. 9, co. 7 della Direttiva Enforcement, non essendo tale norma stata recepita attraverso il d. lgs. 140/06.

In tema di determinazione dell’ambito di estensione della tutela brevettuale e determinazione del criterio della “equivalenza” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 c.p.i., non sussiste la fattispecie della contraffazione per equivalenza nel caso in cui la variazione apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato non sia marginale ed escluda l’utilizzazione anche solo parziale del brevetto anteriore.

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.

Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

Costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono queste due condizioni:  le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato.

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L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinata dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (art. 69 CBE). Nell'interpretare la portata della tutela brevettuale, pur senza limitarsi alla mera lettera della norma, è necessario sempre (altro…)

L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine (altro…)