Le informazioni segrete previste dall’art. 98 c.p.i. non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale. Ne consegue che mentre per le prime operano gli strumenti processuali e sostanziali dettati dal Capo III, sezione I del c.p.i., per le informazioni riservate che non siano caratterizzate dai requisiti di segretezza, valore economico e segretazione, l’unica tutela è offerta dalla disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c. in relazione alla scorretta acquisizione di tali informazioni. La tutela di diritto comune può, in particolare, venire riconosciuta quando ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppure non segregati e protetti, che superino la memoria e l’esperienza del singolo individuo e che configurino una banca dati capace di fornire all’imprenditore un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Si esige in ogni caso, l’indefettibile presupposto che l’acquisizione avvenga con modalità scorrette, specificamente individuate – diversamente da quanto avviene per la proprietà industriale tutelata dagli artt. 98 e 99 c.p.i., per cui è sufficiente la semplice violazione del segreto in quanto tale. Un’ipotesi di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., è senz’altro ravvisabile nel (i) fare uso di conoscenze di contenuto riservato (non rientranti nella nozione di proprietà industriale tutelata ex artt. 98 c.p.i.) che (ii) l’imprenditore sleale si sia procurato per il tramite di un ex dipendente dell’impresa concorrente, (iii) riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti di quest’ultima, e (iv) nell’impiegare le conoscenze così procacciate per acquisire nuova clientela in danno del titolare delle informazioni riservate.

La rilevazione officiosa della violazione del contraddittorio va ritenuta circoscritta ai casi in cui la parte pretermessa sia stata concretamente privata della facoltà di difendersi su fatti o su questioni di rilevanza decisoria, e dunque solo quando la violazione del contraddittorio non possa essere eccepita dal soggetto compromesso nei suoi diritti di difesa; fuori da questi casi, la deviazione dal modello legale di un atto (o di una serie procedimentali di atti) corrisponde pur sempre ad un atto legalmente conoscibile dal soggetto interessato, ed il vizio non è rilevabile d’ufficio, ma va ritenuto rimesso alla esclusiva disponibilità della parte lesa. In particolare, il procedimento di descrizione e sequestro declinato dagli artt. 129 e 130 c.p.i. costituisce una forma sui generis di procedimento di istruzione preventiva; al pari di quest’ultimo, esso è finalizzato ad acquisire elementi di valutazione per il giudicante nelle controversie in tema di proprietà industriale. Pertanto, analogamente a quanto accade per i procedimenti di istruzione preventiva ed anche per i sub-procedimenti riguardanti l’assunzione di singole prove all’interno del processo di cognizione, l’invalidità del procedimento descrittivo ex art. 129 c.p.i., per inosservanza della regola del contraddittorio, potrà essere denunciata solo dalla parte concretamente compromessa nei suoi diritti difensivi, ossia dalla sola parte che non ha avuto modo di interloquire sullo svolgimento e sulle risultanze di tal procedura istruttoria. Ne consegue che una rilevazione officiosa della nullità per omessa istaurazione del contraddittorio pare possibile solo ove non sia stato consentito al soggetto interessato (colui nei confronti del quale si intende utilizzare i risultati del procedimento ex art. 129 c.p.i.) di contestare l’efficacia nei suoi confronti della prova assunta in sua assenza, ovvero quando la valutazione delle risultanze probatorie del procedimento di istruzione preventiva non possa che avvenire in modo unitario, per essere unico il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per essere, quindi, tutte le parti (compresa quella pretermessa) in una posizione di litisconsorzio necessario. Allo stesso modo, così come al di fuori di questi casi non può ammettersi una rilevazione d’ufficio, non può neppure ritenersi consentita ex art. 157 c.p.c. una deduzione della nullità ad iniziativa di altre parti, diverse dal soggetto leso. Pertanto, il procedimento di descrizione e sequestro, svoltosi nel contraddittorio con alcune parti soltanto tra quelle nei confronti delle quali le risultanze vogliono essere utilizzate, non risulta totalmente nullo e inutilizzabile: le sue risultanze non possono essere invocate contro chi non ha preso parte e non è stato posto in grado di esercitarvi il proprio diritto di difesa; viceversa, la nullità e inutilizzabilità degli stessi non potrà essere invocata da chi abbia fin dall’inizio partecipato al procedimento e vi abbia potuto contraddire.

La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica), laddove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento – dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall’ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell’originalità può dirsi venuto meno nel momento  in cui quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell’imprenditore che ha primariamente ideato l’iniziativa si può dire, secondo l’id quom plerumque accidit, ammortizzato.

L’imitazione di una attività che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma poi si è generalizzata e spersonalizzata non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Le condotte parassitarie sono illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e – più in generale – degli sforzi per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno; la quantità e la qualità del personale stornato; la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.

Al fine di distinguere lo “storno” illecito dalla lecita acquisizione dei dipendenti della concorrente (fenomeno da tutelare al fine di garantire una opportuna dinamica salariale in conformità al dato costituzione del “primato del lavoro” – art- 1 cost- ) occorre valutare soprattutto la “direzione” degli atti sospetti, i quali devono tendere non tanto alla acquisizione di una competenza in sé (quella del lavoratore), al fine di offrirla al pubblico in un nuovo contesto aziendale, quanto, piuttosto, alla “appropriazione” dell’assetto organizzativo di altra impresa, investendo non tanto sull’incremento della concorrenza, con una miglior offerta, quanto sulla confusione col concorrente, con lo sfruttamento passivo di un suo elemento di avviamento, elemento acquisito nell’ottica di sfruttamento detto e quindi anche con un apposito sforzo economico o organizzativo a ciò dedicato.

Anche in mancanza di una protezione mediante privativa, l'imitazione pedissequa dei motivi delle fantasie – tutti e nessuno escluso – riprodotti su capi di abbigliamento rende la servile imitazione dato certo, non casuale o tangenziale, come pure può avvenire nel settore delle arti povere (abbigliamento; ecc.).

Le regole della correttezza commerciale impongono a chi opera nello stesso settore merceologico, specie se abbia acquistato a prezzo sicuramente inferiore a quello praticato dalla concorrente, la diligente condotta di verificare che non vi sia una imitazione servile, sia pure compiuta da altri.

Viola le regole della correttezza commerciale l’impresa che vende all’ingrosso, a prezzo eccessivamente conveniente, beni assolutamente identici ad altri, di una società del medesimo settore merceologico che già li vendeva con i propri marchi.

In tema di segreto aziendale è onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e conseguentemente provare non solo l’esistenza e la titolarità delle informazioni di cui lamenta la sottrazione, ma anche la presenza di tutti i presupposti per la qualificazione di tali informazioni come segreti commerciali, e quindi la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ art. 98 cpi. Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.

Non può essere attratta alla competenza del Giudice specializzato la domanda che verte sulla violazione del patto di non concorrenza di un ex dipendente anche se proposte unitamente a domande concernenti ipotesi di concorrenza sleale interferente, dovendosi escludere che la vis attractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento, desumibile dal terzo comma dell'art. 40 c.p.c.

In tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa: pertanto, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, in quanto il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione.

L’imitazione è servile quando risulta attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente.

L’identità tra due prodotti non costituisce concorrenza sleale per imitazione servile quando già di per sé i prodotti non differiscono, per forma ed elementi differenzianti, da tutti o da molti dei prodotti dello stesso genere esistenti sul mercato.

L’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa.

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

Va confermata l’inibitoria sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove risultano fondati, secondo un criterio di verosimiglianza che si attaglia alla natura cautelare del procedimento,  la sottrazione del data base contenente informazioni riservate e lo sviamento di clientela.

Con particolare riferimento al periculum in mora, integra condotta attuale, con rischio di aggravamento del pregiudizio arrecato, consistente nella perdita di una fetta di mercato, non ristorabile integralmente per equivalente, l’utilizzo da parte del competitor dei dati sottratti che abbia  condotto allo sviamento di clientela.

Gli estratti conto dei clienti e dei fornitori, le anagrafiche clienti e fornitori, le tariffe singolarmente applicate ai clienti e le relative scontistiche riservate, la reportistica e le performance dei clienti (etc.) possono essere considerati informazioni segrete a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, lett. a) e b), c.p.i.

La descrizione, misura di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i., richiede, per la sua concessione, che siano forniti una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e gli elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito.

Anche in caso di conferma di descrizione, va rigettata la domanda di inibitoria all’utilizzo delle informazioni riservate laddove non sia fornita la prova che queste ultime siano state poi effettivamente utilizzate da parte dei soggetti che le hanno illecitamente sottratte. Né a supporto della domanda di inibitoria può essere invocata la tutela sotto il profilo delle norme sul diritto d’autore in materia di banca dati se non venga indicato o comprovato quali investimenti rilevanti siano stati sostenuti per la creazione o la verifica o la presentazione dell’asserita banca dati.

Sebbene siano in astratto compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l'uso confusorio di segni distintivi soltanto se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Invero, dall'illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che deve constare, infatti, di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità di estrinsecazione della condotta ulteriore ai fini della configurabilità del fatto illecito.

L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.

Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.

La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell'imprenditore che pone in essere un'imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.

Per configurare come attività illecita lo storno (o il tentativo di storno) di dipendenti/collaboratori di un’impresa concorrente è necessario che tali atti siano stati posti in essere dall’impresa concorrente con modalità contrarie alla correttezza professionale e che gli atti di storno risultino effettivamente finalizzati e riconducibili a un animus nocendi, ossia allo scopo preordinato di arrecare danno al concorrente.

Il requisito dell’animus nocendi non va inteso nel senso che lo storno è illecito solo laddove abbia come unica finalità quella di recare danno al concorrente; tanto meno può esigersi una prova diretta di questo animus, trattandosi di un elemento soggettivo che, come tale, non può essere direttamente dimostrato, ma solo desunto da fatti e condotte manifestate all’esterno.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti (e/o collaboratori) è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitor e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine, assumono rilievo le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori da una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno; la quantità (e la qualità) del personale stornato; la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti (e/o collaboratori) a passare all'impresa concorrente.

In caso di concorrenza sleale per interposta persona non è sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest'ultimo all'interesse dell'imprenditore, ma è necessaria una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali.