Difetto di attività inventiva quando l’esperto del settore segue una strada già tracciata

Difetta di attività inventiva l’invenzione cui l’esperto del settore perviene seguendo una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata [perché l’anteriorità più vicina indica come molto promettente un composto strutturalmente quasi identico e ne prospetta la modifica nella parte su cui interviene il trovato, mentre la manualistica di settore riduce a due sole le alternative praticabili].

Ai fini della valutazione dell’attività inventiva l’anteriorità più vicina (closest prior art) va individuata tenendo conto della maggiore somiglianza strutturale con il trovato, della medesima attività terapeutica, dei vantaggi già conseguiti e dell’indicazione, nello stesso documento, che i suoi derivati sono promettenti per lo scopo perseguito dall’invenzione.

Il migliore effetto terapeutico del composto brevettato, quando non è enunciato nel brevetto ed è estraneo al problema tecnico che questo si propone di risolvere, è un elemento acquisito a posteriori e inidoneo a fondare l’attività inventiva; sono parimenti irrilevanti le proprietà del composto di cui non vi è menzione nella descrizione né nelle rivendicazioni e il diverso meccanismo d’azione del composto, che costituisce una scoperta, come tale non brevettabile.

L’indicazione nelle rivendicazioni di un intervallo di dosaggi molto ampio, che non aggiunge nulla sul piano tecnico e non è correlato ad alcun effetto tecnico illustrato nella descrizione, è ovvia e priva di attività inventiva.

La validità del brevetto va esaminata con esclusivo riferimento all’ultima riformulazione delle rivendicazioni proposta dal titolare ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i., ammissibile quando delimita un ambito di protezione ridotto rispetto al perimetro iniziale della privativa.

Il requisito della novità di un composto chimico sussiste quando nessun documento anteriore individua una molecola o un composto con una formula, o con una tecnica di preparazione, corrispondente a quella rivendicata.

La valutazione della validità della frazione italiana di un brevetto europeo non è vincolata dagli esiti favorevoli alla validità della medesima privativa ottenuti davanti all’Ufficio europeo dei brevetti o nei giudizi relativi ad altre frazioni nazionali, soprattutto quando questi si fondano su sistemi normativi diversi o su elementi documentali non omogenei.

La richiesta di un parere tecnico all’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’art. 25 della Convenzione sul brevetto europeo è superflua quando la consulenza tecnica d’ufficio ha esaminato in modo completo, logico e coerente i profili di validità della privativa.