Cessione del marchio, efficacia dichiarativa della trascrizione e uso del segno nel nome a dominio

La trascrizione del trasferimento del marchio prevista dall’art. 138 c.p.i. ha, a norma dell’art. 139 c.p.i., natura di pubblicità meramente dichiarativa e serve a risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto dallo stesso dante causa, assegnando la preferenza a chi ha trascritto per primo, sicché non incide sulla legittimazione del cessionario ad agire contro gli atti di contraffazione, anche quando l’acquisto non risulti ancora trascritto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi nel momento in cui il cessionario agisce in giudizio [marchi nazionali e internazionali acquistati all’asta da un fallimento e fatti valere dal cessionario contro una società estera che, dopo la cessione, aveva usato il segno in ordini di fabbricazione rivolti a un produttore italiano, in un nome a dominio raggiungibile dall’Italia e nella propria denominazione sociale].

Sussiste l’interesse del titolare del marchio all’accertamento della contraffazione e all’inibitoria anche quando il terzo abbia dato esecuzione al provvedimento cautelare, se questi rivendica in giudizio la legittimità dell’uso del segno come nome a dominio e come denominazione sociale e non assume alcun impegno quanto alla futura commercializzazione di prodotti recanti i marchi, perché il titolare, pur dovendo dimostrare una violazione attuale ed effettiva, non è tenuto ad attendere che la violazione si avveri quando sia prevedibile che essa si realizzi in considerazione dell’uso che il concorrente ha già fatto del segno.

Viola l’art. 22 c.p.i. l’impresa estera operante nello stesso settore del titolare del marchio che adotta un segno uguale al marchio nella propria denominazione sociale e in un nome a dominio il cui sito, utilizzato nell’attività d’impresa, è raggiungibile dall’Italia e consente agli utenti italiani di iscriversi alla newsletter, perché tali usi determinano sul territorio nazionale un rischio di associazione tra l’attività del titolare e i prodotti contrassegnati dal marchio e l’attività dell’impresa estera, rischio tanto più marcato per l’uso in Italia della denominazione sociale contenente il segno.

Non costituisce denigrazione ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. la comunicazione indirizzata alla generalità degli interessati con cui il cessionario di marchi acquistati da un fallimento rende noto l’acquisto e l’uso non autorizzato dei marchi da parte di un’impresa estera, invitando a non acquistarne i prodotti a marchio, quando le circostanze riferite sono veritiere, trovano riscontro negli atti e sono esposte in modo oggettivo, entro i limiti della continenza.

La liquidazione della penale fissata dal provvedimento cautelare per ogni giorno di uso del marchio in un nome a dominio presuppone la prova, a carico del titolare del marchio, che il sito sia rimasto accessibile dall’Italia dopo il decorso del termine dalla comunicazione dell’ordinanza a partire dal quale la penale è dovuta.

L’inibitoria dell’uso del marchio sul territorio italiano, estesa ai nomi a dominio accessibili dall’Italia, alla corrispondenza e alle comunicazioni commerciali, può essere assistita da penali differenziate secondo il tipo di violazione, determinate per ciascun bene contrassegnato prodotto o commercializzato in Italia, per ciascun giorno di uso del marchio nel nome a dominio raggiungibile dall’Italia e per ciascun uso del marchio nelle comunicazioni o nella corrispondenza, applicabili alle violazioni successive alla comunicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. non va disposta quando i fatti di contraffazione accertati sono risalenti nel tempo e non risultano provate violazioni ulteriori.

L’art. 121 c.p.i. pone a carico del titolare del diritto di proprietà industriale l’onere di provare l’entità temporale e quantitativa della violazione, anche avvalendosi degli strumenti probatori e cautelari previsti dagli artt. 121, 121-bis e 129 c.p.i. e della prova indiziaria e presuntiva, e tale regola non soffre deroghe neppure quanto al momento di cessazione delle condotte contraffattive dopo che ne sia stato provato l’inizio, sicché va rigettata la domanda risarcitoria del cessionario del marchio che non provi la produzione o la commercializzazione di beni contraffatti successive all’acquisto né fornisca elementi per una liquidazione equitativa del danno.

In presenza di notizie veritiere sui prodotti e sull’attività del concorrente, la denigrazione prevista dall’art. 2598, n. 2, c.c. è ravvisabile solo quando e nei limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite, che traggano mero spunto e pretesto dalla diffusione di quelle notizie.