Contraffazione del marchio con aggiunta di slogan ancillare o di parola priva di capacità distintiva
Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. l’uso, da parte di un’emittente concorrente rivolta al medesimo pubblico, di un segno che riproduce il nucleo individualizzante del marchio registrato altrui, anche quando vi sia abbinato uno slogan con funzione meramente ancillare o vi sia interposta una parola priva di capacità distintiva, perché tali aggiunte non escludono il rischio di confusione e di associazione, neppure ove il marchio anteriore sia considerato debole, dato che il titolare del marchio debole deve tollerare soltanto le modificazioni sufficienti a escluderne la confondibilità [marchi nazionali registrati composti dalla parola «radio» e dal numero di un decennio, usati da un’emittente di musica di quel decennio, e uso da parte di un’emittente concorrente, in FM, DAB, internet e social network, dello stesso segno abbinato a uno slogan in lingua inglese e, dopo l’ordinanza cautelare, del segno con l’interposizione della parola «anni»].
I provvedimenti concessori e autorizzativi rilasciati dall’amministrazione per l’esercizio della radiodiffusione con una determinata denominazione non rendono lecito l’uso di un segno che violi diritti di proprietà industriale altrui né fondano un legittimo affidamento dell’emittente tutelabile nei confronti dell’amministrazione, perché la funzione di regolazione e vigilanza sulle frequenze è distinta da quella di tutela dei marchi, anche se l’ufficio marchi è incardinato presso lo stesso ministero, e grava su ogni imprenditore l’onere di verificare con diligenza l’eventuale interferenza dei propri segni con diritti altrui, sicché i costi derivanti dalla violazione restano a suo carico e va respinta la domanda di manleva verso il ministero.
Il giudice del merito può accertare l’inottemperanza all’inibitoria cautelare in materia di marchi e condannare al pagamento della somma fissata ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i. per ogni giorno di ritardo, trattandosi di misura coercitiva indiretta posta a presidio di un provvedimento che assicura gli effetti della tutela concessa in via definitiva, ma l’inottemperanza va riferita ai soli segni compresi nel perimetro dell’inibitoria cautelare, sicché l’uso di un segno diverso adottato dopo la cautela rileva soltanto nel giudizio di merito come fatto sopravvenuto.
Il segno formato dall’accostamento della parola «radio» a un numero che richiama un decennio ha capacità distintiva per servizi di radiodiffusione dedicati alla musica di quel periodo e non presenta i caratteri del marchio debole, perché tale combinazione non è di uso comune e contiene un riferimento implicito al genere musicale di non immediata percezione per il pubblico dei radioascoltatori, sicché ne va esclusa la nullità ai sensi dell’art. 13 c.p.i., che non può essere argomentata scomponendo il segno nelle singole parole descrittive anziché valutarne il nucleo individualizzante risultante dalla loro combinazione.
Il marchio nazionale registrato è tutelato sull’intero territorio dello Stato indipendentemente dall’effettivo uso che il titolare ne faccia nelle diverse aree, sicché chi abbia usato un segno confondibile in ambito locale dopo la domanda di registrazione altrui non può opporre un’esclusiva territoriale fondata sull’uso di fatto, perché l’effettività dell’uso rileva solo ai fini della decadenza e del preuso, e i servizi di radiodiffusione mediante tecnologie digitali raggiungono comunque l’intero territorio nazionale.
L’inibitoria dell’uso del marchio si estende, ai sensi dell’art. 22 c.p.i., ai nomi a dominio che lo riproducono anche foneticamente, dei quali va disposto il trasferimento al titolare ai sensi dell’art. 118, comma 6, c.p.i., e il rischio di confusione va apprezzato considerando che il sito web, per la sua forza divulgativa, si rivolge almeno all’intero territorio nazionale, sicché è irrilevante la dimensione soltanto locale dell’attività di radiodiffusione di chi usa il segno.
