Decadenza del marchio per non uso, onere della prova dell’uso effettivo e ripresa dell’uso

L’uso del marchio che impedisce la decadenza ai sensi dell’art. 24 c.p.i. deve essere effettivo, non meramente simbolico né sporadico, e riguardare quantitativi di prodotti non irrilevanti. Esso deve tradursi in una presenza reale del segno sul mercato, con conseguenze economiche, e quindi in un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico e in una presenza capace di incidere sulla sfera dei concorrenti, perché soltanto il marchio che raggiunge questa soglia di significatività giustifica il monopolio sul segno in deroga alla sua libera appropriabilità.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., come modificato dal d.lgs. n. 15/2019, quando è domandata o eccepita la decadenza per non uso la prova dell’uso del marchio grava sul titolare. In sede cautelare la verosimile decadenza del marchio azionato esclude il fumus boni iuris della domanda di tutela, perché il mancato uso che determina la decadenza non può fondare una posizione pretensiva del titolare decaduto volta a impedire ad altri di appropriarsi del segno.

L’uso idoneo a evitare la decadenza può provenire anche da un terzo, purché avvenga con il consenso del titolare, e assume rilievo qualunque atto permissivo di quest’ultimo, anche diverso dalla concessione in licenza.

La mera esistenza di un contratto di licenza non prova l’uso effettivo del marchio, perché il titolare deve dimostrare che il contratto ha avuto esecuzione e che questa si è tradotta in un uso effettivo e rilevante del segno.

Per il marchio nazionale rileva l’uso sul mercato italiano. L’uso consistente nell’apposizione del marchio in Italia su prodotti destinati all’esportazione, previsto dall’art. 24, comma 2, c.p.i., richiede la prova che la produzione sia avvenuta nel territorio nazionale nel periodo rilevante, prova che non può desumersi dalla sola dicitura «Made in Italy» sull’etichetta di capi venduti all’estero.

La ripresa dell’uso che sana la decadenza ai sensi dell’art. 24, comma 3, c.p.i. richiede un uso effettivo del marchio sul mercato dei prodotti o servizi contraddistinti, esterno all’impresa interessata. Gli atti prodromici alla commercializzazione, privi di effetti rilevanti sul mercato, sono inidonei allo scopo [contatti con il fornitore di etichette e cartellini, fatture relative a capi ancora da realizzare].

Il motivo legittimo che giustifica il mancato uso ai sensi dell’art. 24, comma 1, c.p.i. deve riguardare il titolare del marchio, sicché l’acquirente non può invocare un impedimento proprio con riferimento al periodo anteriore alla cessione, nel quale il marchio apparteneva ancora al dante causa [curatela fallimentare].