Nome a dominio corrispondente a marchio notorio e presupposti della tutela extramerceologica

La tutela allargata del marchio notorio, che prescinde dall’identità o dall’affinità dei prodotti o servizi, spetta solo quando l’uso del segno altrui consente al terzo di trarre un vantaggio indebito dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio al suo titolare; la notorietà, prima ancora che parametro di riferimento per il risarcimento del danno, è soltanto uno dei presupposti della tutela extramerceologica del marchio famoso.

La registrazione come nome a dominio di un marchio notorio non procura di per sé un vantaggio indebito al titolare del dominio [quando il sito è privo di contenuti e di banner pubblicitari e reca soltanto collegamenti ad altri siti dello stesso titolare, estranei al marchio].

Il pregiudizio alla notorietà del marchio rinomato, inteso come svilimento del segno, richiede l’allegazione e la prova che l’uso indebito induca il consumatore ad associazioni mentali negative o comunque incompatibili con l’immagine acquisita dal segno sul mercato o con il messaggio che esso veicola; lo esclude la riproduzione del marchio come nome a dominio in un contesto né degradante né inappropriato [di un sito sostanzialmente vuoto].

Il marchio che riproduce il nome di un celebre personaggio di fantasia gode di rinomanza quando il pubblico attribuisce al segno una spiccata capacità evocativa, perché il marchio svolge, accanto alla funzione distintiva, una funzione comunicativa di trasmissione del messaggio associato al segno, indipendentemente dai prodotti o servizi contraddistinti e da ogni rischio di confusione.

Gli artt. 20, comma 1, lett. b), e 22, comma 1, c.p.i. tutelano il collegamento diretto tra il segno usurpato e prodotti o servizi identici o affini a quelli contraddistinti dal marchio registrato; ne resta escluso il rischio di associazione «di secondo grado» che deriva dall’uso del segno come nome a dominio di un sito che si limita a pubblicizzare altri siti, con nomi a dominio diversi dal marchio, relativi a prodotti o servizi identici.

Viola il marchio registrato anche per i servizi di pubblicità l’uso del segno come nome a dominio di un sito che, pur privo di contenuto proprio, è impiegato per pubblicizzare altri siti del titolare del dominio, perché il segno è concretamente usato nel settore pubblicitario con astratta potenzialità confusoria, anche per associazione tra i segni.

Sussiste rapporto di concorrenza tra il titolare di marchi che li sfrutta economicamente concedendoli in licenza per numerosi prodotti e servizi e l’impresa che registra e realizza nomi a dominio per cederli a terzi, perché le due attività sono strettamente affini; l’idoneità confusoria dell’uso del marchio altrui come nome a dominio integra perciò anche concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.

L’art. 100 l.d.a. vieta la riproduzione del titolo che individua l’opera soltanto sopra un’altra opera dell’ingegno; il diritto d’autore sulle opere letterarie o cinematografiche e sul personaggio famoso è perciò inidoneo a tutelare il titolare contro l’uso del titolo o del nome del personaggio come nome a dominio di un sito usato a scopo pubblicitario o distintivo di prodotti o servizi, uso che trova tutela nella disciplina dei marchi.

La registrazione di numerosi nomi a dominio, anche corrispondenti a marchi notori altrui, per trarre profitto dal loro trasferimento a terzi (cybersquatting) è di per sé lecita, salva la tutela offerta dalla disciplina dei marchi; la dolosa preordinazione all’accaparramento di marchi famosi è esclusa quando, tra un numero elevatissimo di registrazioni di nomi generici, soltanto pochissime riproducono segni celebri.

Il danno da contraffazione di marchio e da concorrenza sleale non è in re ipsa e non consegue automaticamente all’accertamento dell’illecito; l’art. 125 c.p.i., nel commisurare il danno alle royalties che il titolare avrebbe percepito concedendo il marchio in licenza, detta un criterio legale di quantificazione equitativa di un danno di difficile prova nel suo ammontare e presuppone la prova della sua esistenza concreta.