Legittimazione all’azione di nullità di un marchio; nullità per uso precedente del segno e decorrenza del termine per la la convalidazione

Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell’investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell’accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.