Marchio della società lasciato scadere e registrato dall’ex socio: preuso locale e mala fede

Non integra registrazione in mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i. la condotta del socio e amministratore che, lasciato scadere senza rinnovo il marchio registrato dalla società, registri a proprio nome segni pressoché identici, quando non sia dimostrata alcuna condotta maliziosa volta a occultare agli altri soci l’esistenza del marchio sociale o la sua scadenza, né l’intenzione di impedire alla società di continuare a usare il segno preusato. Depongono in senso contrario l’assenza di qualsiasi contestazione alla società sull’uso del segno dopo l’uscita del registrante dalla compagine sociale, la notorietà soltanto locale dei segni della società e la mancanza di pressioni sulla società, come la proposta di cederle i marchi a un prezzo ragguardevole [nella specie, il registrante era uscito dalla società pochi mesi dopo la registrazione].

Al di fuori delle ipotesi in cui la titolarità del diritto di proprietà industriale discenda dal diritto dei contratti o dal diritto successorio, le ragioni che l’avente diritto può far valere per ottenere ex art. 118 c.p.i. il trasferimento della registrazione concessa al non avente diritto coincidono con quelle dell’azione di nullità relativa che egli potrebbe esperire quale titolare dei diritti anteriori, come risulta dalla lettura combinata degli artt. 118 e 122, comma 2, c.p.i.

Il preuso del marchio di fatto o della ditta ha efficacia invalidante della novità del marchio identico o simile successivamente registrato da altri soltanto se effettivo e noto al mercato in ambito non puramente locale, e la prova della notorietà generale al momento del deposito grava su chi la invoca. In caso di notorietà puramente locale, il preutente ha soltanto la facoltà di continuare a usare il segno per lo stesso genere di prodotti e nello stesso territorio, senza poter vietare al registrante di usarlo anch’egli in quell’ambito, sicché si configura un regime di coesistenza (c.d. duopolio).

Nel regime di coesistenza tra marchio preusato localmente e marchio registrato, il preuso attribuisce al preutente un diritto soltanto relativo nei confronti del registrante, sicché non è configurabile a carico di quest’ultimo la concorrenza sleale confusoria per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati dal preutente.

Non sussiste concorrenza sleale per imitazione servile tra bottiglie di vino di forma e colore delle etichette banali, ancorché tendenzialmente sovrapponibili, quando le etichette, sulle quali l’acquirente medio di quel prodotto sofferma necessariamente lo sguardo, presentino un’impostazione degli spazi, caratteri, locuzioni e disegni nettamente differenti [nella specie, tre colline stilizzate da un lato e un albero in cima a una collina dall’altro].

L’appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c., della quale l’agganciamento parassitario costituisce un’ipotesi speciale, consiste nell’autoattribuzione, in una comunicazione destinata a terzi, di caratteristiche dell’impresa o dei prodotti di un concorrente considerate positive dal mercato, e non nella riproduzione materiale dei prodotti altrui; non la integrano le allegazioni dirette a evocare un rischio di associazione tra le imprese o un’imitazione confusoria, che ricadono nell’art. 2598, n. 1, c.c.