Marchio patronimico, uso del cognome in segno diverso e preuso inopponibile dell’accomandante eponimo

L’uso come segno distintivo, da parte di un’impresa concorrente, del patronimico che costituisce il nucleo distintivo dell’altrui marchio figurativo registrato, per la vendita di prodotti del medesimo settore nella stessa area geografica in cui opera il titolare, è idoneo a indurre la clientela in confusione circa la provenienza della merce e non è perciò conforme ai principi di correttezza professionale cui gli artt. 8, comma 2, e 21, comma 1, c.p.i. subordinano l’uso del proprio nome nell’attività economica, anche quando il segno si distingua dal marchio per carattere tipografico, elementi figurativi e rapporto cromatico tra scritta e sfondo [marchio per articoli di pelletteria composto da un cognome in corsivo sormontato da una corona, registrato da un imprenditore e da questi conferito nella società costituita con il figlio, e segno recante il medesimo cognome in stampatello su campo color cuoio affiancato dagli estremi spezzati di una cintura, usato nella zona del Garda da una società in accomandita semplice di cui il primo registrante è socio accomandante].

La facoltà di continuare a usare il marchio non registrato nei limiti del preuso, che l’art. 2571 c.c. riconosce al terzo preutente, non può essere invocata a beneficio della società in accomandita semplice il cui socio accomandante eponimo abbia registrato il marchio e lo abbia poi conferito in altra società divenutane titolare, perché tale socio non è terzo rispetto alle condotte della società che usa il segno e perché è contrario a buona fede e al divieto di venire contra factum proprium conferire il marchio a una società e invocare poi il preuso a vantaggio di un’altra società costituita con un diverso soggetto.

Sulla base della prospettazione del titolare del marchio, sussiste la legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare inibitoria del socio accomandante che abbia registrato il marchio e lo abbia conferito nella società divenutane titolare, il cui cognome figuri nella ragione sociale della società in accomandita semplice cui si imputa l’uso illecito del segno, circostanza prima facie rilevante anche tenuto conto dell’art. 2314 c.c., e che compaia nelle campagne pubblicitarie di quest’ultima.

La competenza territoriale prevista dall’art. 120, comma 2, c.p.i., individuata nel luogo di residenza o domicilio della parte contro cui l’azione è proposta, opera in combinato disposto con l’art. 33 c.p.c., sicché le azioni in materia di proprietà industriale connesse per l’oggetto o per il titolo e proposte contro più soggetti possono essere introdotte davanti al giudice del luogo di residenza di uno di essi, purché la sua evocazione in giudizio non appaia artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza.

L’uso non autorizzato del marchio registrato, ancorché saltuario e limitato alla vendita a esaurimento di rimanenze di magazzino recanti il segno, giustifica l’inibitoria cautelare, che si estende all’uso del segno in biglietti da visita e campagne pubblicitarie e all’esposizione nel punto vendita, in prossimità dei prodotti, di una targhetta che lo riproduca, quale che sia l’occasione in cui è stata realizzata, quando la sua collocazione sia idonea a confondere la clientela circa la provenienza della merce esposta.

La somma dovuta ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i. per ogni giorno di inadempimento dell’inibitoria constatato dopo la comunicazione del provvedimento può essere commisurata alle ridotte dimensioni dell’attività d’impresa dei soggetti inibiti.

Va rigettata, perché generica, la domanda cautelare di inibitoria delle condotte di concorrenza sleale o di qualsiasi altra condotta lesiva dei diritti del titolare del marchio.

La pubblicazione del provvedimento cautelare in materia di marchi può essere differita all’esito dell’eventuale giudizio di merito quando l’inibitoria e la somma dovuta per ogni giorno di inadempimento appaiano allo stato sufficienti alla tutela del titolare.

Il periculum in mora nella tutela cautelare del marchio consiste nel rischio di svilimento del segno, che si aggrava con la continuità e la permanenza dei comportamenti illeciti assumendo carattere di irreparabilità, e l’eventuale tolleranza mostrata medio tempore dal titolare non ne esclude la sussistenza, da apprezzarsi in termini oggettivi.