Contraffazione di marchio mediante uso del patronimico abbinato al prenome in funzione distintiva

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i. l’uso, per prodotti identici, di un marchio composto dal prenome e dal patronimico [il cui uso con funzione distintiva è riservato al titolare dei marchi anteriori] quando al cognome sia dato evidente risalto e la sua funzione distintiva resti inequivoca per il collegamento inscindibile con il prenome, collocato in modo da ottenere la lettura consecutiva dell’intera dicitura. Ne deriva il pericolo di confusione tra i prodotti e di associazione tra i segni, perché il consumatore rischia di abbinare il cognome a un’unica filiera produttiva o distributiva.

La disciplina relativa all’uso del patronimico nel marchio è diversa da quella dettata dall’art. 2564 c.c. per la ditta, poiché i due istituti sono disciplinati su principi e presupposti diversi. L’abbandono del patronimico in funzione distintiva come marchio è compatibile con il suo mantenimento nella ragione sociale della società di persone, nel rispetto dell’art. 2292 c.c.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità di un marchio registrato quando il titolare documenti di non avere presentato la domanda di rinnovo della registrazione, sicché la privativa ha cessato di produrre ogni effetto dalla scadenza del termine decennale di validità, perché non residua alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla rimozione ex tunc della privativa. Resta invece attuale l’interesse all’accertamento della contraffazione commessa con l’uso del medesimo segno.

Quando vi sia la prova di una residua diffusione del segno contraffattorio, soprattutto a livello locale e presso una platea potenzialmente ampia di consumatori finali, il pregiudizio sofferto dal titolare del marchio contraffatto è legato soprattutto alla diluizione del marchio registrato, dovuta a una parziale attenuazione della sua univoca capacità distintiva presso il pubblico.

La retroversione integrale degli utili del contraffattore non è applicabile quando la contraffazione presenti peculiarità tali da escludere che il guadagno sia interamente imputabile all’uso del segno [assenza di replica pedissequa del marchio altrui, consolidata tradizione familiare e pregressa diffusione locale dei prodotti del contraffattore]. Il danno è allora liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 125, co. 1, c.p.i. e 1226 c.c., tenendo conto anche dell’elemento soggettivo: la situazione di incertezza generata da precedenti pronunce di merito favorevoli all’uso del segno mitiga la responsabilità risarcitoria del contraffattore, senza escluderla, perché nel dubbio questi avrebbe potuto sospendere l’uso del segno.

La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. va eseguita sui mezzi di informazione diffusi nelle località in cui si trova verosimilmente la parte più significativa dei consumatori interessati. L’ordine di ritiro dal commercio è superfluo quando i prodotti contraddistinti dal segno contraffattorio siano deperibili e il contraffattore abbia da tempo abbandonato l’uso del segno, sicché è logico supporre che non vi siano più scorte presso i canali distributivi.