Sentenze con tag: contraffazione dei marchi registrati

Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come tale e non sia adoperato come mera designazione di una linea di prodotti aventi particolari caratteristiche ed offerti sotto l’ombrello del marchio distintivo generale apposto sempre sugli stessi; parimenti non si deve escludere che, di fatto, un segno usato per una certa collezione di prodotti possa raggiungere presso il pubblico capacità distintiva di tale categoria o collezione assumendo così dignità di marchio, sempre a condizione che il marchio stesso sia utilizzato come tale [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l’uso del segno “Sculpt”, sempre accostato al marchio “Yamamay”, non era stato adoperato in funzione distintiva ma come segno di mera designazione di una collezione e in funzione descrittiva di una sua caratteristica]

L’utilizzo da parte di un terzo, come marchio speciale non registrato, di una sola porzione della componente denominativa di un marchio registrato altrui non integra la contraffazione del segno azionato se la sillaba considerata è priva di un carattere distintivo autonomo, perché utilizzata con valenza descrittiva delle caratteristiche del prodotto [Nella controversia decisa il marchio figurativo registrato azionato era costituito, nel suo elemento denominativo, dal termine “YamamaySculpt”, mentre il marchio di fatto contestato era costituito dalla solla sillaba “Sculpt”, apposto da entrambe le parti sulle proprie linee di collant]

Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l'aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull'uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l'utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]

È illecita sotto plurimi profili la condotta consistente nell’utilizzo di una denominazione sociale identica tanto al nome breve di un’associazione attrice precedentemente costituita e operante nello stesso settore imprenditoriale, quanto al marchio denominativo registrato su domanda anteriore. Essa, infatti, viola sia l’art. 2563 c.c. a tutela della ditta dell’imprenditore, sia gli artt. 2569 c.c. e 20 e 22 del c.p.i. a tutela del marchio registrato, sia infine l’art. 2958 n. 1, c.c. in materia di concorrenza sleale confusoria. In mancanza, tuttavia, di allegazione e prova da parte dell’attrice della sussistenza di un qualsiasi pregiudizio risarcibile riconducibile alla adozione, da parte della società convenuta, di una denominazione sociale identica al proprio marchio registrato e alla propria ditta/nome in forma abbreviata, non è possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e la relativa domanda dev'essere rigettata.

Nonostante la prova dell'avvenuta contraffazione del marchio, il relativo danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se parte attrice non fornisce alcun principio di prova della sua sussistenza, non essendo sufficiente limitarsi ad allegare generiche difficoltà riscontrate con la partecipazione ad eventi.

Il giudizio di contraffazione del marchio va svolto in via globale e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici.

La valutazione comparativa tra fatturato perso dal titolare del diritto di proprietà industriale e fatturato conseguito dal contraffattore presuppone una complessa analisi, che tenga conto di tutta una serie di fattori, quali l’espansione o la contrazione naturale del mercato, il variare del relativo perimetro, i differenti prezzi di vendita e i relativi effetti sulle quantità vendute, nonché l’esistenza sul mercato di prodotti che siano lecitamente e ragionevolmente (anche se non “perfettamente”) sostitutivi di quelli del danneggiato, cosicché solo in assenza di prodotti sostitutivi è ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto, mentre, qualora nel settore fosse presente un fenomeno di concorrenza, la diminuzione delle vendite del titolare del diritto sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dal contraffattore, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi.

I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall’art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest’ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri.

La ricostruzione ermeneutica dell’art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile.

La pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dà luogo ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore.

È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 in caso di quasi integrale riproduzione di un marchio comunitario registrato (nel caso di specie: una striscia colorata) sul prodotto di un (altro…)

La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L'intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di (altro…)

L’indagine sulla contraffazione deve essere compiuta in base a quanto stabilito dall’art. 20, lett. b), c.p.i., che richiede un giudizio di confondibilità attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra (altro…)

In materia di franchising, il principio di buona fede puo’ essere applicato all’ipotesi in cui le parti non si sono avvalse della facoltà prevista dalla legge (l’art. 3, c. 4, della legge 129/2004) di stabilire (altro…)

In materia di tutela ante causam, può concedersi la misura inaudita altera parte volta ad ottenere la descrizione dei prodotti recanti i marchi di titolarità della parte ricorrente (altro…)

In materia di contratto di franchising, avente ad oggetto l’uso dei marchi e dei segni distintivi per lo svolgimento, in affiliazione, dell’attività contrattualizzata, la prosecuzione dell’attività dell’affiliato nonostante sia intervenuta la risoluzione del vincolo per inadempimento del medesimo, legittima (altro…)