Sentenze con tag: marchio debole

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, e in particolare quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio e quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive di specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’enumerazione contenuta in tale ultima lettera ha carattere meramente esemplificativo e in essa sono ricomprese tutte le parole ed espressioni adoperate per magnificare i prodotti e i servizi cui vengono riferiti attraverso la sottolineatura di livello superiore delle relative caratteristiche, della raffinatezza dell’utente cui sono destinati e del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale

La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere.

I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva. La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva.

La definizione di marchio forte è speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall’utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato

La debolezza di un marchio importa che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte. La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione – anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell’“attitudine individualizzante” del segno) – sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all’interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l’azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte.

L’istituto del secondary meaning ricorre quando un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trova ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.

È nullo per difetto di capacità distintiva il marchio denominativo costituito da termini inglesi basilari immediatamente comprensibili al pubblico di riferimento [nella specie, “Bi-Bag” per borse, ossia “doppia borsa”], poiché nel settore della moda la conoscenza dell’inglese deve presumersi e la parola descrive la tipologia stessa del prodotto; il titolare che invochi il secondary meaning ha l’onere di provare, con ogni mezzo, lo slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico, non desumibile dalle sole fatture di vendita. L’uso da parte del concorrente della medesima espressione in caratteri standard, in funzione meramente descrittiva di una caratteristica del prodotto e in posizione subordinata rispetto al proprio marchio preminente, non integra contraffazione né agganciamento, e la dichiarata nullità travolge le domande di inibitoria, risarcimento e pubblicazione.

Il marchio composto da una parola di uso comune che, nel settore di riferimento, richiama le caratteristiche stesse del servizio offerto [nella specie, “power” nel settore della fornitura di energia] è un marchio debole: il termine non sopporta di essere oggetto di uso esclusivo e non può essere considerato elemento caratterizzante del segno, sicché anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità. La prova del carattere distintivo accresciuto attraverso l’uso richiede elementi idonei a dimostrare l’entità della diffusione del segno presso il pubblico di riferimento e non può desumersi da campagne pubblicitarie con visualizzazioni irrisorie, da materiale promozionale relativo a un settore marginale dell’attività o dalla sponsorizzazione di una struttura in assenza di prova che il pubblico associ il segno ai servizi contraddistinti.

Nel giudizio di confondibilità tra segni che condividono un termine debole di uso comune, le differenze grafiche – diverso prefisso, presenza di un elemento figurativo, colori – e concettuali prevalgono sulla somiglianza fonetica, poiché la predominanza del termine comune nella pronuncia non può assumere autonoma valenza distintiva; anche le piccole differenze foniche, quali una lettera aggiuntiva e la pausa nella pronuncia di due parole separate, sono sufficienti a differenziare i segni. Le medesime considerazioni valgono per la denominazione sociale e per il nome a dominio ai fini dell’art. 22 c.p.i., poiché il termine di uso comune è utilizzabile da chiunque e le pur lievi differenze escludono l’interferenza.

Non integra un autonomo illecito di mendacio anticoncorrenziale la rivendicazione, da parte di una società di recente costituzione, di un’esperienza pluriennale nel settore, quando tale esperienza sia apportata dai soci e dai collaboratori, tra i quali figuri una società che opera nel settore da lungo tempo.

Non costituisce domanda nuova, ma mera emendatio libelli, la richiesta con cui l’attore, che già nell’atto di citazione aveva contestato l’assunzione da parte della convenuta di una denominazione confondibile con la propria per operare nello stesso settore merceologico in territori contigui, faccia valere nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l’illegittimità della ditta ai sensi dell’art. 2564 c.c. e ne chieda la modifica, poiché essa riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il richiamo alla norma si risolve in una specificazione in punto di diritto.

Il marchio costituito da una parola del linguaggio comune che richiama la destinazione del prodotto [nella specie, “abita” per mobili di arredamento] è un marchio debole, e tale resta in difetto di prova dell’acquisto di una maggiore capacità distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’art. 13 c.p.i., da valutare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’estensione geografica e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali; rispetto al marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità, sicché l’aggiunta di un ulteriore termine, unita a caratteri, colori e sfondo diversi, rende non confondibile il segno del concorrente pur coincidente nel cuore denominativo, risultando il profilo fonetico subvalente rispetto a quello grafico e concettuale in relazione alla tipologia dei prodotti.

La denominazione sociale costituita da una sola parola di uso comune non attribuisce all’impresa un’esclusiva sul termine nel settore di riferimento; l’aggiunta di un’ulteriore parola da parte della società costituita successivamente, che operi in province contigue ma distinte, esclude il rischio di confusione e la violazione dell’art. 2564 c.c.

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.

Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l'insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l'utilizzo dei segni attorei all'interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell'attrice.

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.

Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.

In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.

Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio del rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli.

I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso. Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione; essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale.

Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi

La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte