Sentenze con tag: retroversione degli utili

La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto di proprietà industriale sui generis, volto, da un lato, ad incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo delle nuove varietà vegetali e dall’altro, a tutelare il diritto del costitutore, inteso come soggetto che ha creato, scoperto o messo a punto la nuova varietà vegetale (art. 101 C.P.I.). L’ambito di tutela del diritto di privativa varietale (art. 107 C.P.I.) concerne il diritto esclusivo del costitutore a compiere determinati atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta, ed in particolare: l’attività di produzione e riproduzione, l’attività di condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, l’attività di offerta in vendita, vendita o altra forma di commercializzazione, sull’importazione o esportazione, l’attività di detenzione per tali fini.

In tema di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla proprietà industriale, la portata applicativa dell'art. 125 C.P.I., così come modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (c.d. decreto enforcement), va individuata tenendo conto del fatto che tale norma, più che aver introdotto una figura rimediale innovativa, costituita dalla cd. retroversione degli utili, ha, invero, introdotto la restituzione degli utili quale sanzione alternativa al risarcimento del danno. Va infatti considerato che, in primo luogo, la rubrica in cui la disposizione è stata inserita, titolata “risarcimento e restituzione”, lascia intendere una sostanziale differenza tra i due rimendi, in secondo luogo, va osservato che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato perseguendo una finalità compensativo-riparatoria del danno subito, la misura restitutoria, invece, quale sanzione alternativa al risarcimento, attua uno spostamento patrimoniale realizzando l’attribuzione, in favore del titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti dal contraffattore attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti.

Il rimedio di cui all’art. 125, co. 3, c.p.i., rappresenta un rimedio diretto non a rimuovere il pregiudizio direttamente verificatosi sub specie di lucro cessante nel patrimonio del soggetto leso, quanto ad attribuire a detto soggetto l’arricchimento realizzato nel patrimonio del contraffattore: questo arricchimento non può che essere quello effettivamente conseguito dal contraffattore e non quello meramente “conseguibile” che il contraffattore avrebbe potuto in tesi realizzare potenzialmente, sfruttando in modo più profittevole la privativa violata.

Ai sensi dell'art. 268 c.p.c., il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio fissando l’udienza collegiale per la discussione, così spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso ed anche se le parti siano state invitate dall’istruttore a precisare le conclusioni l’intervento del terzo deve dunque ritenersi ammissibile. Ai fini dell'accertamento dell'interesse del terzo a fondare il proprio intervento in causa è sufficiente che esso trovi effettivo e concreto riscontro nelle domande delle parti adiuvate, a prescindere dalla loro ammissibilità e fondatezza.

Poiché l’istituto della retroversione degli utili si pone sostanzialmente in via alternativa alla tutela risarcitoria classica, è necessario che della scelta dell’opzione dell’applicazione della retroversione degli utili in via alternativa rispetto alla valutazione del profilo del lucro cessante sia data esplicita e chiara manifestazione mediante la proposizione della specifica domanda, entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., che segna in via definitiva il limite per le preclusioni assertive. Tale necessità non è soddisfatta da un mero ed isolato richiamo nel corpo dell’atto di citazione del solo termine “retroversione” e non formulata come domanda specifica nelle conclusioni.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per contraffazione di marchio, la prova del lucro cessante non è da considerarsi imprescindibile, atteso che nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare ove avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto. Tale principio può trovare applicazione anche quando il consenso del titolare del diritto non sarebbe stato concesso.

Ai fini della quantificazione della retroversione degli utili, la royalty di base deve essere innalzata considerando la royalty che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, posto che una diversa conclusione condurrebbe all'irragionevole parificazione tra il contraffattore e il soggetto che ha ottenuto regolare licenza di utilizzo.

La condotta del contraffattore che riproduce iniziative commerciali  (co-branding con rinomati marchi della moda) nella realtà intraprese dal titolare del diritto leso integra un danno all'immagine in capo a quest'ultimo e comporta un annacquamento del marchio violato.

Per la quantificazione del danno all'immagine, possono assumere rilievo - tra gli altri - gli effettivi costi pubblicitari sostenuti dal titolare del diritto violato.

La logica restitutoria dell'istituto della retroversione degli utili, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, comporta altresì che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

Il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è in ‘re ipsa’, ma deve essere provato secondo i principi generali. La prova del relativo danno, ai sensi dell’articolo 125 c.p.i., può essere fornita dimostrando, alternativamente, l’esborso (il danno emergente) e la diminuzione attuale e/o potenziale del proprio fatturato (il lucro cessante) e la riferibilità di tali fatti all’illecito altrui, oppure l’utile dell’autore dell’illecito, da riversare al soggetto titolare del diritto leso in presenza di una domanda di retroversione degli utili ex art. 125, terzo comma, c.p.i. In tema di risarcimento del danno emergente, le spese per l’accertamento dell’illecito sono voci di danno risarcibili in caso di violazione di diritti di proprietà industriale.

La qualificazione del marchio come forte determina l'estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

La condanna alla retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125, terzo comma c.p.i. deve ritenersi prevista non a fini sanzionatori, bensì di riequilibrio tra il patrimonio del contraffattore e quello del soggetto titolare del diritto di proprietà industriale, a differenza del risarcimento del danno previsto dai primi due commi dello stesso art. 125 c.p.i., e sarebbe quindi applicabile anche in caso di contraffazione incolpevole. L’ordine di ritiro dal commercio di cui all’art. 124 c.p.i. è previsto nei casi di accertamento di violazione di qualunque diritto di proprietà industriale, senza che rilevino le differenti caratteristiche dei medesimi o il fatto, nel caso di titoli brevettuali, che si tratti di invenzioni dotate di carattere industriale e gli operatori/acquirenti siano soggetti non assimilabili al consumatore medio.
Per quanto attiene al rimedio della pubblicazione, esso, a norma degli artt. 2600 c.c. e 126 c.p.i., richiede in primo luogo l’accertamento della violazione, quanto meno colposo, dei diritti di proprietà industriale. La pubblicazione è inoltre finalizzata non soltanto a riparare danni già prodotti, ma anche a rimuovere gli effetti dell'illecito e a prevenire ulteriori conseguenze dannose, con funzione quindi anche informativa. Nella sussistenza di tali presupposti, l'emanazione del provvedimento è affidata alla discrezionalità guidata del giudice purché tale strumento sia adeguato alla lesione operata in danno del titolare del diritto.

L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenta una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, cosicché la liquidazione non può essere effettuata sulla base di un’astratta presunzione e, in applicazione degli art. 1223 e seg. c.c., non si può dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. Ciò vale anche per la giusta royalty, poiché la successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l’intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del “giusto prezzo del consenso” dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c.. La restituzione degli utili, disciplinata nell’art. 125 c. 3 c.p.i., può essere chiesta dal titolare del diritto di privativa senza che sia necessario allegare e provare, in primo luogo, che agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua; in secondo luogo, che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. La restituzione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.

Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.

Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.

L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.