Contraffazione di marchio UE per differenza della sola lettera iniziale e rimozione spontanea del segno

Costituisce contraffazione del marchio dell’Unione europea denominativo l’uso, per prodotti identici a quelli per i quali è registrato, di un segno che ne riproduca quasi integralmente gli elementi letterali essenziali e ne condivida l’evocata ascendenza latina, differenziandosene per la sola lettera iniziale stilizzata in forma figurativa e non immediatamente riconoscibile come tale, che induce l’attenzione del pubblico a concentrarsi sulle lettere restanti, senza che rilevi un pay off assente in molti degli utilizzi del segno e nel nome a dominio [marchio «Audéo» registrato per apparecchi acustici e segno «Gaudeo» usato da un rivenditore al dettaglio di apparecchi acustici su sito internet, nome a dominio, insegna, confezioni dei prodotti e social network].

Il marchio denominativo che evochi solo indirettamente, attraverso un termine latino, un riferimento all’udire non può ritenersi di per sé debole in assenza di un immediato contenuto descrittivo, tanto più quando la diffusione sul mercato gli abbia fatto acquisire una rilevante distintività, sicché non sono sufficienti a escludere la contraffazione lievi differenziazioni del segno.

Ai fini della contraffazione del marchio sono irrilevanti la diversità dei destinatari della commercializzazione, rivolta dal titolare a rivenditori specializzati e dal terzo al dettaglio, e la localizzazione dei punti vendita del terzo, quando la protezione del marchio nella classe di registrazione si riferisce proprio ai prodotti commercializzati dal terzo.

È legittimato passivo rispetto alle domande di accertamento della contraffazione e di inibitoria il registrante e titolare del nome a dominio contraffattorio che lo abbia concesso in affitto alla società di cui è socio di maggioranza e amministratore, perché, consentendone dietro corrispettivo l’utilizzo commerciale, ne sfrutta a sua volta la potenzialità economica.

La spontanea rimozione del segno contraffattorio da profili social e insegne, documentata dopo la notifica della citazione, esclude gli ordini di cancellazione dei profili e di distruzione delle insegne e rende la pubblicazione della sentenza eccessiva e superflua, ma non esclude l’inibitoria assistita da penale e l’ordine di cancellazione del nome a dominio che risulti soltanto contestato e non riassegnabile fino alla definizione della controversia.

Nella liquidazione delle spese di lite non si applica l’aumento per la pluralità di parti quando le parti tenute alla rifusione abbiano comunanza di interessi e abbiano svolto difese con argomenti conformi e in gran parte sovrapponibili.

Non può dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della spontanea rimozione del segno contestato, allegata da una sola parte, quando chi vi ha provveduto continui a contestare la contraffazione e a chiedere il rigetto delle domande anche per ragioni di rito, perché la cessazione presuppone, se non il riconoscimento dell’illegittimità del proprio operato, almeno conclusioni conformi delle parti, e perché permane l’interesse del titolare del marchio a una pronuncia di merito anche in relazione alle spese di lite, all’azione risarcitoria riservata a separato giudizio e all’inibitoria di future reiterazioni dell’illecito.

In materia di contraffazione di marchi registrati è irrilevante la buona fede dedotta sulla base di una ricerca di anteriorità e della creazione del segno da parte di un consulente, perché l’elemento soggettivo dell’illecito è insito nella condotta e nel sistema di pubblicità dei segni registrati, e può comunque ravvisarsi nell’opposizione alla diffida del titolare anteriore al giudizio e nel pregresso acquisto dei suoi prodotti da parte del terzo.

Le spese sostenute per un parere tecnico stragiudiziale anteriore alla causa rientrano nel danno emergente e, se il titolare del marchio ha riservato a separato giudizio la domanda risarcitoria, possono essere fatte valere soltanto in quella sede.