Convalidazione del marchio posteriore per tolleranza quinquennale ex art. 28 c.p.i. ed esclusione della mala fede del registrante

Ai sensi dell’art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile non può domandarne la nullità né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stato usato, salvo che la registrazione sia stata domandata in mala fede; la conoscenza dell’uso può essere provata dalla corrispondenza con cui il titolare anteriore aveva a suo tempo segnalato al concorrente la propria registrazione, cui non sia seguita per anni alcuna contestazione.

La mala fede che impedisce la convalidazione va esclusa quando il titolare del marchio anteriore, nel segnalare la propria privativa, ne abbia indicato le classi di registrazione e il concorrente abbia poi depositato il proprio marchio per una classe diversa da quelle indicate, sicché la registrazione doveva apparirgli pienamente lecita; convalidato il marchio posteriore, restano assorbite le domande di contraffazione, inibitoria e risarcimento.