Registrazione del marchio in mala fede e conoscenza della ragione sociale del fornitore estero

La mera conoscenza, da parte del registrante, della ragione sociale del proprio fornitore estero, nella quale compare il segno poi registrato come marchio, non è di per sé sufficiente a integrare la mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., quando manchi la prova che il fornitore utilizzasse il segno come marchio, anche di fatto, o compisse attività preparatorie alla sua registrazione, e quindi la prova della consapevolezza del registrante di ledere un’altrui legittima aspettativa sul segno. Ai fini della mala fede rilevano soltanto gli elementi e i comportamenti esistenti al momento del deposito, sicché è irrilevante la domanda di registrazione o di annullamento presentata dal terzo molti anni dopo [nella specie, il segno era diffuso nel paese d’origine come nome comune di un prodotto e come parte di un cognome].

Il lungo rapporto commerciale tra il titolare del marchio e il fornitore estero, nel corso del quale quest’ultimo non si sia mai opposto all’uso del segno né abbia rivendicato diritti su di esso, manifesta la conoscenza e l’acquiescenza del fornitore alla titolarità del marchio in capo al registrante, più che la mala fede di questi. Il contratto di licenza con cui il titolare abbia concesso al fornitore l’uso del marchio rileva in sede cautelare quale elemento indiziario dell’uso prolungato e dell’acquiescenza, a prescindere dalla sua efficacia, perché non viene in considerazione per le obbligazioni che ne derivano.

Si configura la registrazione di marchio in mala fede quando il depositante, già a conoscenza dell’altrui scelta di registrare un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendone non la posizione giuridica, che ancora non esiste, ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso dal registrante. La mala fede costituisce un’autonoma causa di nullità, che abbraccia le ipotesi in cui si intenda consapevolmente ledere la legittima aspettativa di altri sul segno in una prospettiva anticoncorrenziale, nonché quelle di accaparramento dei marchi volto a creare intralcio ai concorrenti; la semplice conoscenza del segno altrui non è decisiva, occorrendo tener conto delle specifiche circostanze in cui è avvenuta la registrazione.

La mala fede non si presume e deve essere provata da chi ne invoca l’esistenza, mediante indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza del registrante della concreta volontà del terzo di utilizzare e sfruttare il segno come marchio d’impresa, quali il compimento di attività preparatorie alla registrazione o di investimenti per il miglioramento e la diffusione del segno nel pubblico.

La legittimazione a proporre l’azione di nullità del marchio ex art. 122 c.p.i. spetta a chiunque vi abbia interesse, ma non si estende alla generalità dei consociati, perché non è prevista un’azione popolare di nullità dei titoli di privativa: occorre un interesse di natura commerciale, normalmente riscontrabile negli operatori economici del settore cui la privativa si riferisce, interessati a non essere ostacolati dalla presenza di un marchio nullo. Tale interesse sussiste in capo al diretto concorrente del titolare, che operi nel medesimo segmento di mercato e intenda utilizzare il segno.

Il vizio della procura alle liti rilasciata all’estero, priva della legalizzazione consolare richiesta per gli atti formati in uno Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, è sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con il successivo deposito della procura legalizzata nel termine assegnato dal giudice.

La notificazione del ricorso per reclamo cautelare alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanata dalla tempestiva costituzione della parte destinataria ai sensi degli artt. 156, comma 2, e 291, comma 1, c.p.c.