La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.

Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Ai sensi dell'art. 12 c.p.i. e dell'art. 2571 c.c., il preuso di un marchio che importi la notorietà locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, in relazione al medesimo genere di prodotti, nell'ambito dell'uso fattone.

Ai fini della notorietà di un segno distintivo non registrato, è necessario che esso abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio.

La notorietà locale di un marchio di fatto può discendere anche dal giro d'affari del titolare del segno, nel cui ambito commerciale tale segno è stato utilizzato.

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.

Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.

Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all'uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.

L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività.

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.

Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.

Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.

La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare di un marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del marchio di fatto di beneficiare dell’inversione dell’onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 co. 1 c.p.i..

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari. Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

La registrazione del domain name di sito Internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

Il titolare di un nome a dominio anteriore può impedire a terzi la registrazione di un marchio per prodotti e/o servizi identici o affini solo se, prima della data del deposito della relativa domanda, detto dominio è diventato “noto”. In questo caso sarà richiesta una notorietà “non meramente locale”, suscettibile di estendersi tendenzialmente a livello nazionale, con onere della prova di tale notorietà in capo all’assegnatario del dominio che vuole contestare la domanda di marchio altrui.

La mera titolarità di un segno distintivo diverso dal marchio, ancorché validamente utilizzato nella sua funzione tipica, non comporta l’automatico acquisto del diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni.

La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.

Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell’utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffuso al momento della registrazione del marchio analogo. Al contrario, la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto.

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari; il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la mera produzione di cataloghi.

Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui ne costituisce una contraffazione poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Se l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name è considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è anzitutto quella dell’inibitoria, che viene tipicamente rivolta sia al titolare del sito internet, sia alla autorità preposta alla registrazione, sia al service provider, e può tradursi in un ordine di eliminazione del sito.

In tema di marchi caratterizzati dall’uso di numeri o lettere dell’alfabeto, occorre considerare che la tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi deboli, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi a giudizio dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi forte.

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.

Il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso, il quale però deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno. Il diritto all’uso esclusivo del segno, infatti, nasce non dal mero “uso”, bensì dalla “notorietà”, intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, e dalla diffusione “in una parte sostanziale del territorio dello Stato”; viceversa, una notorietà meramente locale non elide la novità e consente unicamente la prosecuzione della utilizzazione con le medesime modalità.

In caso di notorietà non meramente locale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato dal terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Il periculum in mora non può mai essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma presuppone, al contrario, il positivo riscontro degli elementi atti ad integrare un pregiudizio irreparabile che, nei rapporti tra imprenditori, va ravvisato nella irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché nell’impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.