Ai sensi dell’art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile non può domandarne la nullità né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stato usato, salvo che la registrazione sia stata domandata in mala fede; la conoscenza dell’uso può essere provata dalla corrispondenza con cui il titolare anteriore aveva a suo tempo segnalato al concorrente la propria registrazione, cui non sia seguita per anni alcuna contestazione.

La mala fede che impedisce la convalidazione va esclusa quando il titolare del marchio anteriore, nel segnalare la propria privativa, ne abbia indicato le classi di registrazione e il concorrente abbia poi depositato il proprio marchio per una classe diversa da quelle indicate, sicché la registrazione doveva apparirgli pienamente lecita; convalidato il marchio posteriore, restano assorbite le domande di contraffazione, inibitoria e risarcimento.

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., che non riguarda i conflitti per i quali la legge già prevede l’invalidità della registrazione successiva, si riferisce alle ipotesi di appropriazione consapevole del segno altrui prive di autonoma disciplina, quali la registrazione anticipata quando i presupposti della riserva a favore del terzo siano ancora in itinere o l’approfittamento di informazioni riservate acquisite in un rapporto di collaborazione o di fiducia; essa non è invocabile a fronte di un uso anteriore altrui protrattosi per decenni come insegna, del quale non si alleghi la notorietà qualificata richiesta per la tutela del marchio di fatto ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., e da parte di chi non dimostri alcuna successione nella titolarità del segno né abbia mai reagito alla registrazione e all’uso pluriennale del marchio altrui.

La riproduzione sul proprio sito di schede prodotto, testi e fotografie estratti dal sito del concorrente, pur in difetto di deduzione dei requisiti della tutela autorale, è illecita sotto il profilo concorrenziale, essendo di per sé idonea, a prescindere dalla riproduzione del marchio, a creare confusione tra le attività e a far propri i risultati dell’attività svolta dal concorrente nel proprio interesse; non vale a escludere l’illecito l’allegata natura di pagine di prova pubblicate per testare l’editing del sito.

Ai sensi dell’art. 22 c.p.i. è confondibile con il marchio anteriore il nome a dominio che ne riproduce entrambe le parole con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo della destinazione commerciale del sito [nella specie, “store”]; il provider che ha fornito la registrazione del dominio e lo spazio di hosting può essere destinatario dell’ordine di oscuramento del sito, con compensazione delle spese in ragione della sua buona fede e della condotta processuale.

Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella specie, tre profumi], è riconducibile al committente e non al produttore: chi accetta di realizzare un progetto ideato da altri, in forza di un contratto concluso anche per facta concludentia, si pone quale mero esecutore e non può rivendicarne la paternità, ancorché abbia contribuito a delinearlo. Il preuso del segno, provato con fatture di vendita anche transnazionale e con la divulgazione tramite social network e piattaforme di e-commerce, non ha carattere puramente locale, tenuto conto anche della notorietà pregressa del committente nel proprio settore, che accelera la diffusione dei nuovi prodotti.

È verosimilmente in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., la registrazione dei marchi chiesta dal produttore all’insaputa del committente, proseguendo con questi i rapporti commerciali e svelando la registrazione soltanto quando il committente decide di affidare ad altri la produzione; la declaratoria di nullità delle registrazioni non è tuttavia ottenibile in sede cautelare, richiedendo un giudizio a cognizione piena, mentre possono essere concessi l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio e la penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. La condotta del produttore integra un illecito più ampio di quello concorrenziale, di cui l’art. 2598 c.c. costituisce soltanto una modalità di attuazione, e la sua qualificazione resta assorbita.

Il rivenditore che, confidando nella collaborazione con il produttore, abbia venduto per breve tempo i prodotti recanti il marchio conteso può essere destinatario dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro, ma la sua stessa caduta in errore sulla titolarità del segno conferma il periculum in mora e giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti; la pubblicazione del provvedimento va negata in ragione della brevità della coesistenza dei prodotti sul mercato e della prossimità temporale delle registrazioni.

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.

Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

Il patronimico, per la sua elevata capacità distintiva dovuta al difetto di correlazione contenutistica con i servizi prestati, costituisce marchio forte, rispetto al quale sono insufficienti modifiche o aggiunte per impedire che la clientela sia tratta in errore. L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore (si è inoltre chiarito che non può assumere rilievo il fatto che chi ha per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale). La buona fede va esclusa in difetto di accordi volti a legittimare il contemporaneo utilizzo e a fronte della volontà dell’utilizzatore posteriore di avvantaggiarsi della notorietà del segno altrui.

La tutela del preuso ai sensi degli artt. 2571 c.c. e 12, lett. a), c.p.i. presuppone che il segno, nel momento in cui è stato usato per la prima volta, soddisfacesse i requisiti di protezione: l’uso di un identico marchio di fatto, a partire da un’epoca antecedente, da parte del soggetto che lo ha poi registrato fa venire meno la novità e, con essa, il diritto dell’utilizzatore successivo di continuare a usare il segno in ambito locale.

L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga alla regola ordinaria sul risarcimento del danno e sul relativo onere probatorio, ma una semplificazione probatoria che presuppone pur sempre un indizio della sussistenza dei danni e la prova del nesso di causalità tra l’illecito e i pregiudizi allegati; in presenza della prova positiva dell’assenza di danno non sono invocabili né la retroversione degli utili, in difetto di elementi che consentano di distinguere i profitti causalmente riconducibili all’uso abusivo del marchio, né la liquidazione equitativa, inammissibile per sopperire all’inerzia del danneggiato.

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

Il "rideposito" di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo, non vale di per sè a superare la sanzione di decadenza del voluta dal legislatore ex art. 24, co. 1, c.p.i.

In tema di segni distintivi di un'impresa, in ossequio al principio di unitarietà degli stessi, chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

In caso di acquisita notorietà meramente locale di un segno distintivo, il "preutente" di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso di tale segno distintivo in ambito locale, non ha anche il diritto di vietare ad altri di fare uso di segni distintivi ad esso uguali o comunque interferenti, essendo configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.

Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.