Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.

L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.

La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il titolare del marchio può opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, contraddistinti dal suo marchio, dopo la prima immissione in commercio, previo riconfezionamento degli stessi, quando non sussista un'esigenza, meritevole di tutela, di procedere a tale riconfezionamento.

[Nel caso di specie, la circostanza che alcuni esemplari dei prodotti contestati, cioè dei prodotti acquistati all'estero, riconfezionati e importati in Italia, siano stati commercializzati al dettaglio in Milano, pur in assenza di un rapporto diretto tra il rivenditore al dettaglio e le società importatrici e distributrici, consente di attribuire la competenza all'Autorità Giudiziaria di Milano anche nei confronti delle società importatrici e distributrici, non essendovi dubbio che anche la mera commercializzazione del prodotto, in asserita violazione dei diritti sul marchio registrato, costituisca un segmento della condotta lesiva del diritto del titolare del marchio di cui alla norma sopra citata.]

Ai sensi dell'art. 79 c.p.i. il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono essere uniti la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. La limitazione consiste in una rinuncia parziale all’ambito di protezione riconosciuto al brevetto già concesso. Essa può essere amministrativa o giudiziale e può essere proposta, nell’una e nell’altra ipotesi, pendente un giudizio di nullità del brevetto. Tale limitazione tuttavia deve essere intesa come operante sia che la domanda sia svolta in via principale, che in via di eccezione, rilevando, secondo il dettato della norma, che l’oggetto del giudizio verta anche sulla validità del brevetto limitato, non assumendo rilevanza se con effetti erga omnes o ai soli fini del giudizio proposto.

Riguardo alla limitazione in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla procedura di limitazione avanti all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate attraverso la menzionata procedura.

Il danno cagionato da violazione dei diritti di proprietà industriale non è in ‘re ipsa’, ma deve essere provato secondo i principi generali. La prova del relativo danno, ai sensi dell’articolo 125 c.p.i., può essere fornita dimostrando, alternativamente, l’esborso (il danno emergente) e la diminuzione attuale e/o potenziale del proprio fatturato (il lucro cessante) e la riferibilità di tali fatti all’illecito altrui, oppure l’utile dell’autore dell’illecito, da riversare al soggetto titolare del diritto leso in presenza di una domanda di retroversione degli utili ex art. 125, terzo comma, c.p.i. In tema di risarcimento del danno emergente, le spese per l’accertamento dell’illecito sono voci di danno risarcibili in caso di violazione di diritti di proprietà industriale.

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole. La vendita di prodotto con marchio registrato in violazione dei diritti di privativa è un’attività illecita e quindi intrinsecamente sleale e tendenzialmente idonea a ledere l’altrui azienda poiché intercetta clienti interessati al prodotto provvisto di marchio che può essere loro alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello medio di mercato, non essendo gravato del pagamento di royalties: si determina così una significativa interferenza con la clientela del titolare del marchio.

L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.

[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l'identità del trovato.]

L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. [Nel caso di specie, l’Organo Giudicante ha ritenuto che fosse altresì dovuto il risarcimento del danno morale, ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.i., ravvisabile nel fatto che la concessione in licenza del marchio per cui è causa è correlata al rispetto di precisi standard di produzione e quindi l’utilizzo illecito dello stesso espone la società attrice al danno non patrimoniale di vedere associato il proprio marchio a prodotti non rispondenti agli standard che il marchio intende garantire.]

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.

La condanna alla retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125, terzo comma c.p.i. deve ritenersi prevista non a fini sanzionatori, bensì di riequilibrio tra il patrimonio del contraffattore e quello del soggetto titolare del diritto di proprietà industriale, a differenza del risarcimento del danno previsto dai primi due commi dello stesso art. 125 c.p.i., e sarebbe quindi applicabile anche in caso di contraffazione incolpevole. L’ordine di ritiro dal commercio di cui all’art. 124 c.p.i. è previsto nei casi di accertamento di violazione di qualunque diritto di proprietà industriale, senza che rilevino le differenti caratteristiche dei medesimi o il fatto, nel caso di titoli brevettuali, che si tratti di invenzioni dotate di carattere industriale e gli operatori/acquirenti siano soggetti non assimilabili al consumatore medio.
Per quanto attiene al rimedio della pubblicazione, esso, a norma degli artt. 2600 c.c. e 126 c.p.i., richiede in primo luogo l’accertamento della violazione, quanto meno colposo, dei diritti di proprietà industriale. La pubblicazione è inoltre finalizzata non soltanto a riparare danni già prodotti, ma anche a rimuovere gli effetti dell'illecito e a prevenire ulteriori conseguenze dannose, con funzione quindi anche informativa. Nella sussistenza di tali presupposti, l'emanazione del provvedimento è affidata alla discrezionalità guidata del giudice purché tale strumento sia adeguato alla lesione operata in danno del titolare del diritto.

L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenta una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, cosicché la liquidazione non può essere effettuata sulla base di un’astratta presunzione e, in applicazione degli art. 1223 e seg. c.c., non si può dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. Ciò vale anche per la giusta royalty, poiché la successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l’intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del “giusto prezzo del consenso” dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c.. La restituzione degli utili, disciplinata nell’art. 125 c. 3 c.p.i., può essere chiesta dal titolare del diritto di privativa senza che sia necessario allegare e provare, in primo luogo, che agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua; in secondo luogo, che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. La restituzione degli utili costituisce una vera e propria domanda che deve essere proposta entro la soglia fissata dalla legge processuale per le preclusioni assertive, quindi quantomeno entro il termine della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.